专利法和专利申请基础.docx

1、专利法和专利申请基础专利申请及发明专利审查意见答复一、专利1.内容：包括发明、实用新型、外观设计发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。2.特征：（1）独占性，即是指拥有专利可以独占市场，没有专利权人的允许，任何人都不得为生产经营目的制造、使用、销售、许诺销售、进口该专利产品或依照其专利方法生产该产品。见专利法第十一条规定：第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人

2、未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。(许诺销售是指马上发生的销售行为，如展示)外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。（2）时间性：发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年。发明成果只在专利保护期限内受到法律保护，期限届满或专利权中途丧失，任何人可无偿使用。（3）地域性：一项发明在哪个国家受到法律保护，别国则不受法律保护。（4

3、）新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。（注意：先申请专利，后发表论文）（5）创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。（6）实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。3.职务发明与非职务发明（见法第6条，细则第12条）第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务

4、发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。（非职务发明是指在没有利用单位物质条件，如设备、资金、未公开技术资料等的情况下完成的，发明内容与他本职工作及单位指派的科研任务无关的发明）。细则第十二条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发

5、明创造； （三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。 发明人的权利：署名权、一奖两酬，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利

6、的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。4、专利申请注意事项：类型选择；自己还是委托代理机构，代理机构目前无明确的分类；素材包括内容：A、名称、B、技术领域、C、背景技术、D、发明内容：目的、方案、有益效果E、附图说明、F、具体实施方式。详见细则第17条：第十七条 发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容： （一）技术领域：写明

7、要求保护的技术方案所属的技术领域； （二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件； （三）发明内容：写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果； （四）附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明； （五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图。 发明或者实用新型专利申请人应当按照前款规定的方式和顺序撰写说明书，并在说明书每一部分前面写明标题，除非其发明或者实用新型的性质用其他方式或者顺序撰写

8、能节约说明书的篇幅并使他人能够准确理解其发明或者实用新型。 发明或者实用新型说明书应当用词规范、语句清楚，并不得使用“如权利要求所述的”一类的引用语，也不得使用商业性宣传用语。 实用新型专利申请说明书应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图。（撰写时要清楚完整，要使得本技术领域的技术人员看了后能实施，少出错，错了难修改，因有超范围规定）。申请受理后必须先交申请费，费用交纳见细则第93条、94条、95条。5.专利的审查和批准实用新型：申请初步审查批准授权发明专利：申请初步审查公布实质审查批准授权（1）授权条件见法第22条（即三性新颖性、创造性、实用性，不予授权见法5、25条。第五条

9、对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。）第二十五条 对下列各项，不授予专利权：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质；（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。（2）发明专利申请时可以同时提出实质审查请求及要求提前公布（见法第34条）（3）发明专利要使其能被批准主要点是其创造性，需国内外检索。6PC

10、T国际专利申请PCT国际申请是申请人向国外申请专利的一种形式。PCT申请分为两个阶段：国际阶段和国家阶段。国际阶段：向各个国家申请专利的前期文献检索和初步审查工作由国际局来承担；国家阶段：由该申请指定进入的国家专利局分别进行实质性审查和批准专利工作。哪个国家批准专利即在哪个国家获得保护。提交PCT申请前，申请人一般应先申请中国专利，在中国专利申请的一年内，以中国专利申请作为要求优先权的基础申请PCT。（从优先权日起算30个月要进入国家阶段）。向国外申请专利：专利法第二十条 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序

11、、期限等按照国务院的规定执行。中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。7发明专利申请审查中所发现的一些问题：（1）丧失新颖性：先发表论文、自己以前申请的、审查员检索到的。（2）未充分公开，有的是为了保密，有的是认为别人都懂没有写清楚，应写得能让本领域内的技术人员能实施（审查员能看懂），也即说明书未作出清楚、完整的描述，由于修改不能超出原权利要求书和说明书所记载的范围，这一类审查意见答复特困难。（3）不属于专利保护的客体（法第25条（二）智力活动的规则和方法）（见专利法对计算机软件保护）。（4）审查过程：如果说明书写得

12、清楚、完整，审查员又未检索到对比文献，只是文字上一些缺点则专利申请可批准。有对比文献，则与第一篇对比文献比较，相同点不同点，不同点则会用第二、三篇文献比较，如还有不同点则会是用常规技述来否定你专利申请的创造性。二、计算机软件保护与计算机软件有关的法律保护形式主要有商业秘密保护、合同法保护、商标法、著作权法保护、专利法保护等几种。1专利法对计算机软件保护：计算机文档和计算机程序本身（或称“纯粹的计酸机程序”）在中国就不属于专利保护对象。专利法保护发明构思，著作权法保护表达形式。专利审查指南中所列出的“智力活动的规则和方法”明确包括了“计算机程序本身”。但与计算机程序相关的产业技术发明，它可以是产

13、品的发明或是方法的发明，属于专利保护对象。与计算机程序相关的产业技术发明专利申请的审查规则：第一步判断是否属于“智力活动的规则和方法”；第二步判断是否属于“技术方案”（三特征：“技术问题”、自然规律的“技术手段”、符合自然规律的“技术效果”）。2著作权法保护按计算机软件保护条例通过“计算机软件著作权登记办法” 第十二条 申请软件著作权登记的，可以选择以下方式之一对鉴别材料作例外交存：（一）源程序的前、后各连续的3页，其中的机密部分用黑色宽斜线覆盖，但覆盖部分不得超过交存源程序的5；（二）源程序连续的前页，加上源程序的任何部分的连续的页；（三）目标程序的前、后各连续的3页，加上源程序的任何部分的

14、连续的页。文档作例外交存的，参照前款规定处理。文献检索： 国家知识产权网 上海市知识产权信息平台三发明专利审查意见答复发明专利：申请初步审查公布实质审查批准授权。1.发明专利申请进入实质审查程序后，审查员在第一次审查意见通知书中，通常给出三种结论性意见:（1）存在形式缺陷(肯定性结论意见):审查员只提出申请文件中的形式缺陷，申请人遵循审查员的意见或建议做出修改后，可望授权；对这种类型即是指审查员进行实质审查文献检索，未检索到与申请的发明专利技术方案接近的专利文献和非专利文献，存在形式缺陷，答复简单，一般作法是按审查员要求修改，不要节外生枝的作主动补正而超范围。（2）存在实质性缺陷和次要缺陷(不

15、定性结论意见)：审查员是经过检索，引用对比文件，对专利申请文件的新颖性或者创造性提出质疑，要求申请人陈述该专利申请可以授权的理由，要修改权利要求书（如权利要求1技术特征全部被对比文件所公开即缺少新颖性，而权利要求2的技术特征未被公开，则修改权利要求书，将权利要求2补入到权利要求1,就解决了新颖性的问题）。（3）没有授权前景，整个申请存在实质性缺陷(否定性结论意见)：审查员认为专利申请中没有可授权的内容，对这种类型，由于涉及专利申请撰写时的失误，比如公开不充分等，很难在实质审查程序中得到补救。又如不属于专利保护的客体（法第25条（二）智力活动的规则和方法）,在学校中以计算方法出现的专利申请较多。

16、（因对申请文见的修改应当符合专利法第三十三条的规定第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围）本文着重讨论针对第二种类型的答复。 对第二种类型即是指审查员进行实质审查进行了文献检索，检索到与申请的发明专利技术方案接近的专利文献和非专利文献，在实质审查程序中，审查员以一份或两份对比文件为证据，若是一份对比文件所公开的技术特征公开了发明专利申请权利要求1的所有技术特征，则认该专利申请没有新颖性（这种案例少，解决方

17、法是把从属权利要求特征添加主权项中），若有区别特征，用第二份对比文件来和区别特征对比，认为该发明专利申请的权利要求1不具备创造性，或是将区别特征认为是本技术领域的常用技术手段。2.答复的准备（1）仔细阅读审查意见通知书（审查意见通知书简介）实质审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和中间通知书（二通、三通和四通）。（2）明确审查员实质审查后对该申请总体倾向性意见。前面已经指出审查意见通知书对申请文件的总体倾向性意见分成肯定性、否定性和不定性三类结论意见。因而，通过阅读审查意见通知书应当明确该审查意见通知书究竞属于哪一类，以便对不同类审查意见通知书采取不同类处理办法。（3）阅读重点放在审查意见通

18、知书中所指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上。由于申请文件存在实质性缺陷将会导致专利申请被驳回，这对专利申请的前景起决定性作用，因而在阅读审查意见通知书时应当十分重视所指出的实质性缺陷。此外，根据专利法第五十九条的规定，权利要求书是确定发明(包括实用新型)专利保护范围的主要依据，专利局实质审查时权利要求书是主要审查对象，因而应当将权利要求书的评价作为阅读审查通知书的重点。审查员除了在专用表格第六栏(第一次审查通知书)或第五栏(中间审查意见通知书)中给出对权利要求书和说明书的结论性意见外，在审查意见通知书部分对上述结论性意见逐条进行具体分析，因而在阅读这部分时不仅要知道审查员对每个权利要

19、求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据(如评价权利要求无新颖性、创造性时所引用的对比文件)。理解审查员的意图，对比文件是否是本发明专利最接近的技术文献（审查员有时也会找到的不是本发明专利最接近的技术文献）.需要说明的是，如果在审查意见通知书中对某个从属权利要求书并未指出其实质性缺陷，在这种情况下很可能是一种暗示:将此权利要求限定部分的技术特征补充到引用的权利要求中而将其改写成新的独立权利要求，就有可能取得专利保护。（4）将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理.为加快实质审查，第一次审查意见通知书会对所有权利要求逐项进行评价分析，还会在该通知书正

20、文中指出权利要求书所存在的形式缺陷以及说明书所存在的全部问题.申请人、专利代理人在阅读审查意见通知书时应当将通知书中所指出的全部问题进行整理，加以归纳，最好列表;并仔细理解通知书中对这些问题所论述的理由，以便向申请人转达.此外，为避免在答复审查意见通知书时出现遗漏，可以在按照委托人的意见答复审查意见和修改申请文件时借助该所归纳、整理的问题表逐一核对，以保证在意见陈述中对审查意见通知书中指出的所有问题作出答复。3.对审查意见通知书及其引用证据的分析对于上述第一类肯定性结论意见的审查意见通知书来说，其涉及的问题基本上属于申请文件的形式缺陷，通常只需要针对通知书中指出的缺陷修改申请文件就可。但对于上

21、述第二类否定性结论意见和第三类不定式结论意见的通知书，则需要仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析，从而正确理解所指出缺陷的含义，以便在下一步转达审查意见时告知委托人，并能提出合理的建议.目前，一部分审查意见通知书在指出申请文件存在缺陷时论述得比较具体，此时只需要考虑通知书中的意见是否正确合理。但是，在不少审查意见通知书中仅仅笼统地指出其所存在的缺陷，而未具体说明理由，对于这种情况一定要结合申请文件本身的内容来理解通知书中指出的缺陷到底是什么原因造成的。例如，审查意见通知书指出申请文件中的权利要求未以说明书为依据，不符合专利法第二十六条

22、第四款的规定，这可能有多种情况，一种是权利要求保护范围过宽，从而与说明书中给出的具体实施方式或实施例不相适应，（化学申请尤为明显，权利要求中给出一个范围，实施例中只给出点，则修改权利要求书，缩小范围以得到说明书的支持）另一种是指权利要求的技术方案未记载在说明书中，还有一种可能是将独立权利要求缺少必要技术特征或者权利要求未清楚限定发明的缺陷归属于权利要求未以说明书为依据，因此应结合申请文件的内容来判断通知书中所指出的缺陷属于哪一种情况。若通过分析尚不能理解通知书中指出缺陷的真实含义，最好能以电话方式请教一下审查员，以便能向委托人转达通知书的正确含义.对于审查意见通知书中引用对比文件指出权利要求不

23、具备新颖性、创造性的情况，则应当结合对比文件所披露的内容来理解审查意见通知书所作的具体分析，不仅要将通知书中列出的对比文件逐篇与本申请进行对比分析，还要将这些对比文件结合起来与本申请进行对比，尤其要将它们结合起来与通知书认为无新颖性、创造性的权利要求的技术方案进行对比分析，在此基础上考虑有无可商讨的余地，以便在下一步转达审查意见时告知委托人。在上述正确理解审查意觅通知书具体意见的基楚上，应初步考虑一下可否通过修改申请文件来克服通知书中所指出的缺陷，以便在转达审查意见时告知委托人按照什么方向修改专利申请文件可为专利申请争取到比较有利的结果。4.向委托人转达审查意见在正确理解审查意见后，就应当尽快

24、向委托人转达该审查意见。对于肯定性结论意见时，在转达时可告知委托人通知书中所指出的缺陷基本上都属于形式缺陷，不会影响到专利保护范围，通常应当按照通知书的要求作出修改。如果委托人不同意，认为这样的修改有可能导致缩小保护范围，应慎重考虑委托人的意见。此时若委托人的说法的确有道理，应帮助委托人作积极的争取；但多半情况是委托人对专利法及其有关知识不太了解，应当说服委托人最好按照审查意见修改申请文件，若委托人仍然坚持己见，就应当按照委托人意见办，不过需告知委托人这样做可能会出现的不利后果(如化长审批程序等)。对于否定性结论意见来说，通过对审查意见通知书(包括申请文件的内容和引用的对比文件)的仔细分析可能

25、会出现三种情况:完全同意、基本同意和不同意审查意见。第一种情况是认为通知书的意见正确，该专利申请的确不符合专利法的规定，无授权前景，此时仅需要向委托人转达审查意见，为帮助委托人理解可以对审查意见作些具体补充说明，由委托人自行决定如何处理，千万不要向委托人提出一些不妥当的建议，至多告知委托人若不同意上述审查意见时需要提出足够的、有说服力的理由。第二种情况是认为通知书所指出的实质性缺陷有一定道理，但通过修改中请文件能克服所指出的实质性缺陷，在这种情况下除了向委托人转达审查意见并对审查意见作补充说明外，还应当向委托人指出申请文件的修改方向，供委托人修改参考，在此同时还应当要求委托人在修改申请文件后从

26、技术角度提供其所作修改可消除通知书指出的实质性缺陷的理由，以便答复时能说服审查员。第三种情况是认为通知书中指出的实质性缺陷实际上并不存在(例如通知书中认为该申请可享受优先权而错误地引用了优先权日和申请日之间公开的外国专利申请来否定该申请的新颖性和域创造性时)，对于这种情况在转达审查意见时应向委托人详细说明自己的观点和具体分析意见，以供委托人在确定本申请案后续处理方案时对两种意见作出判断，从而作出合理的决断。需要说明的是，采用第三种转达意见方式时应当十分镇重，通常只有在十分有把握确认审查意见错误的情况下才提出，与此同时还应当告知委托人，在未修改申请文件的前提下若审查员坚持认为该专利申请还存在此实

27、质缺陷时，该申请很有可能被驳回。对于不定式结论意见情况，同样通过对审查意见通知书包括申请文件的一内容和引用的对比文件的仔细分析，也可能出现与否定性结论意见情况相类似的三种情况，但在转达审查意见时采取的作法与否定性结论意见情况不完全相同。对于完全同意或基本同意审查意见通知书中指出的实质性缺陷这两种情况可采用基本相同的转达方式，即除了转达审查意见和对审查意见作补充说明外，还向委托人指出申请文件的修改方向，希望委托人参考审查意见对申请文件进行修改，并说明修改的申请文件如何消除了通知书所指出的实质性缺陷，其中对基本同意审查意见的情况还应告知委托人，若按照审查意见修改会导致保护范围过窄，而未完全按照审查

28、意见修改会导致延长审批程序，请委托人作出抉择.对于基本不同意实质审查通知书中所指出实质性缺陷的情况:则可以类似于否定性结论意见情况那样转达审查意见和详细说明自己的观点和具体分析意见，但在那时需告知委托人若按照通知书意见修改会导致较窄保护范围，而不修改申请文件则有可能导致延长审批程序，甚至会导致驳回，请委托人在此两者之间作出抉择。由于对审查意见通知书的答复有期限要求，不按期答复会导致专利申请被视为撤回，因此在转达审查意见通知书时应当要求委托人尽早给出答复处理方案的意见，通常对第一次审查意见通知书可将其答复期限届满前一个月作为指定委托人返回意见的期限，而对中间审查意见通知书，可定为答复期限届满前半

29、个月.5.专利申请文件的修改和撰写意见陈述书在收到委托人对于答复审查意见通知书的指示后，就要着手答复审查意见的最重要的一项工作，根据委托人的指示修改专利申请文件和撰写意见陈述书.委托人指示中有关专利申请文件修改的内容主要有三类：（1）在指示中不同意修改申请文件，并论述了不修改申请文件的理由(即认为原申请文件不存在通知书中所指示的实质缺陷);（2）在指示中给出申请文件修改方向，委托代理人代为修改专利申请文件;（3）在指示中给出专利申请文件的具体修改意见，甚至给出具体的修改文本。对于后两类情况，不论其仅给出修改方向还是给出具体修改建议，都可能有三种情况.其一是该修改与专利代理人先前所作的分析基本一

30、致，此时就按照委托人的指示完成申请文件的修改即可。其二是该修改就专利代理人来看，仍未克服原通知书中指出的缺陷，或者新修改的申请文件出现了新的问题(如修改超范围或未针对通知书指出的缺陷进行修改等)，此时若在时间尚许可的条件下再与委托人最后交换一次意见，一方面说明该修改文本有可能仍未被接受的原因，另一方面告知这样修改极有可能延长审批程序，甚至会导致驳回。然后根据委托人最后认定的指示完成专利申请文件的修改和撰写意见陈述书.其三是该修改就专利代理人来看修改得过多而导致权利要求的保护范围过窄，此时在时间许可条件下也应当与委托人最后交换一次意见，告知其这样修改容易被授权，但也在专利保护范围上会丧失一些权利

31、，请委托人最后确定。需要说明的是，在后两种情况下，再次交换意见后委托人仍坚持己见，则专利代理人应当遵照委托人的意愿进行修改和答复。对于不同意修改申请文件的指示来说不可能出现最后一种情况，因而只有第一和第二种情况.当上述意见与专利代理人先前所作分析基本一致，则只需要在意见陈述书中充分论述不修改申请文件的理由.当指示中所陈述的理由尚不能说服专利代理人时，在时间来得及的情况下应当告知委托人这样可能仍不能说服审查员，并具体说明原因，请委托人考虑是否对申请文件作适当修改，否则极有可能被驳回，若委托人仍坚持此意见时，请委托人进一步论述理由，以便为陈述意见作好准备。在完成申请文件修改后，立即根据修改后的申请

32、文件提交意见陈述书.对于塞本上按照通知书的意见修改申请文件的情况，意见陈迷书比较简单，只要指出在哪些地方根据通知书的哪些意见作了相应修改，必要时简要说明一下这样修改的文件如何消除了通知书中指出的实质性缺陷.但对于未完全按照通知书的意见进行修改的情况，尤其是完全不同意通知书中所指出的实质性缺陷时，就应当认真撰写意见陈述书，将重点放在论述新修改的中请文件怎样消除了原通知书所指出的实质性缺陷，或者将重点放在论述原申请文件为何不存在通知书中所指出的实质性缺点的理由.6.审查意见通知书答复期限需要强调的是一定要注意审查意见通知书的答复期限，逾期不答复将会导致专利申请被视为撤回。因此，在向委托人转达审查意见通知书后就应当监视审查意见通知书的答复期限。对于第一次审查意见通知书期限届满前二十天、中间通知书期限届满前十天尚未收到委托人的指示意见时，就应当紧急用电话或传真通