商标法著名商标的判断.docx

1、商标法著名商标的判断著名商标之判断林庆郎前言商标法立法目的，旨在保障商标专用权人及消费者利益，促进工商企业正常发展1，而商标法有关于著名商标之保护，则为现阶段各国之趋势所使然，各国皆以扩大著名商标保护范围之方式为之，因此，在实务运作上，何谓著名商标，其认定之基准为何，即成为是否受著名商标相关规定保护之重点所有。而有关于著名商标之保护，在我国现行法上，最主要乃牵涉到公平交易法第二十条及商标法之相关规定，因此，学生以商标法第三十七条第七款之著名商标及公平交易法第二十条第一款相关大众所共知为标准，各选取行政法院判决十例，探讨其中实务见解对上述两概念之认定基准，并加以分析其相关，而在论述上，学生拟先讨

2、论著名商标与一般商标在保护上，所采的方式有何不相同之处，其国际上保护之方式及认定如何？以此为基础，希望能由其法律效果上之不同而讨论构成要件解释上之不同。首先，在商标法上，受限于商标资源之有限性商标保护只及于相同或类似商品，此即为学说上所称特定性，此外，商标保护原则上只及于地域性，意即，某商标在他国受保护，并不意谓在我国即受商标法之保护，而在著名商标之保护方面，则排除了上述之原则。因此，在著名商标与一般商标在保护方面有所不同，故有必要对何谓著名商标加以判断。本报告案例之搜集，系以著名商标为关键词，于行政法院裁判中，共有406件，行政法院的判例中，共有3件，高等法院裁判，有12件，地方法院裁判，有

3、45件，而著名商标之保护，亦涉及公平交易法，故亦以相关大众所共知为关键词输入，最高法院裁判共有9笔，行政法院裁判有15笔，高等法院裁判有37笔，地方法院裁判有85笔，座谈会有5笔，案例虽多，然均非以是否为著名商标或是否为相关大众所共知为争点，而系在近似或其它案例为主要争点，而著名商标及相关大众所共知仅系原告于诉讼上所主张，因此，在法院的见解中，很少(几乎没有)针对著名及相关大众所共知加以深入检讨，然笔者仍希望由实务见解上看出在著名之判断上有何问题？著名商标之保护在外国之趋势：著名商标之保护，就文献资料可知，大致上可分成三个阶段：第一阶段，即著名商标保护之滥觞，在巴黎公学及世界贸易组织有关智能财

4、产权协议及一九九三年一月一日生效之北美自由贸易区协议(NAFTA)及一九九三年十二月二十日通过之欧洲共同体商标法等国际重要之公约或协议所揭示，而为了响应这些原则及公约，各国逐在内国法之修订上，参考上述公约之精神加以内国法化，此即为第二阶段的部分，大致上有德国于一九九四年十月二十五日通过之新修正商标法及美国于一九九六年一月十六日公告之一九九五年联邦商标法淡化法案及日本于一九九七年四月一日实施之新修正商标法等，而相应于其它先进国家保护著名商标之趋势，我国亦于一九九七年五月七日修正我国商标法第三十七条第七款之规定，此可为第三阶段。而在商标法上，由于商标乃在保护专用权人用以区隔他人商标之目的，故在商标

5、法上，近似与否常成为最主要的争点，而就此，经济部中央标准局提出商标近似审查基准其中，第十四点规定以著名商标与其它文字、图形或记7号相结合而成之商标，原则上与该著名商标构成近似。此外，在公平交易法上第二十条第一项第三款规定事业就其营业所提供之商品，不得于同一商品或同类商品，使用相同或近似于未经注册之外国著名商标，或贩卖、运送、输出、输入使用该项商标之商品，因此，在我国法上，商标著名与否，便成为各该条文解释上之问题。以下便试着以各公约对著名商标之保护方式，作一介绍，并加以说明各该公约对何谓著名商标之认定为何？巴黎公约著名商标之保护规定在现行第六条之一所规定，其内容为：制造标章或商业标章之注册，如果

6、复制、仿制或翻译另一标章，而有造成混洧之虞，且该另一标章被注册国或使用国之主管机关认为其在该国为众所周知者2，并确认其属于得熟有本公约利益之人所有，且被使用于相同或同类之产品上者，同盟国应于其法律许可时依职权，或因利害关系人之声请，驳回其注册或将其宣告无效，并禁止使用该标章。商标之主要部分复制前述众所周知著名商标，或仿制而有造成混洧之虞者，亦同，可知其要件为：(1)、必须为本国为众所周知之商标：这样说法，必须注意两点，即第一，必须是在各公约国国内众所周知之商标，而第二、即众所周知的范围应有多广？是全国人都必须知道？或是区域性？如果是区域性，如何决定区域之大小？又何谓知道？听过即可？或是须有某程

7、度知名度？(2)、该著名商标已经在相同或类似之产品上使用(3)、必须该他人之商标与众所周知之著名商标相同或近似。因此，可知巴黎公约在著名商标之保护上，也是着重于近似之判断，而判断上必须先符合商标为著名商标，但保护范围也只限于相同或类似之商品。WTO TRIPS对著名商标之保护与贸易有关之智能财产权协议(Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights, 简称TRIPS)该协议对于智能财产权发展相当重要，其中有关著名商标之保护，更有其意义，以下简述之：TRIPS协议第十六条第二、三项就著名商标之保护，规定：巴黎公约

8、第六条之一于服务标章准用之。认定一商标是否著名，应考虑相关范围之公众对该商标之认知，包括在该会员国内因宣传该商标而使公众认知之情形。使用商标于与其所注册之商品或服务不类似之商品或服务上，而会引起该等商品或服务与该注册商标所有人间之联想，且该注册商标所有人之利益可因该使用而受到损害，准用巴黎公约第六条对一之规定。由上述规定来看，我们可以知道，TRIPS对著名商标保护之要件：(1)、保护客体及于服务标章。(2)、保护范围及于不类似之商品。(3)、就著名与否，则以相关大众之认知为范围。小结：就此，先比较TRIPS与巴黎公约两者对于著名商标之保护，可见，TRIPS可谓对于巴黎公约之修正与补充，其方向诚

9、属正确。详后述。而在欧洲方面，最重要的是有关于欧洲共同体关于著名商标或标章之保护，其中，有两个较重要者，其一为：会员国第一次整合准则，其二为：共同体商标法之规定。首先介绍会员国第一次整合准则，该准则最重要者为要求各会员应依该准则所规定之内容修改其国内之商标法，此外，在该准则第四条第三项即对于著名商标加以保护。其规定为：申请注册之商标或已注册之标章与原来在共同体内著名之共同体标章相同或近似，但所受保护之商品或服务并不类似者，如果该新注册商标之使用会构成无正当理由而以不正当方法利用或减损原有标章之区别力或其评价，仍不得注册；已注册者，其注册应被宣告无效。上述之规定说明了为何保护不类似之商品或服务之

10、原因？乃在于虽然不类似，然仍然会因此而因此使原有标章之区别力减损，此即为学说上所谓之淡化。共同体商标法之规定共同体商标法对于著名商标之规定，学生以法律效果为标准大致上分如下：异议权：共同体商标法规定于任何一巴黎公约会员国中众所周知之著名标章，如果于现在所提出申请之标章之申请日或所主张之优先日前即已著名者，该著名标章之所有人对于他人申请之标章注册有下列情事之一者，得提出异议：(1)、申请注册之标章与其著名标章相同，且指定受保护之商品或服务亦相同者。(2)、申请注册之标章与其著名标章，由于二者之相同性或近似性以及二者所受保护之商品或服务之相同性或类似性，而使公众有混洧之虞者。由上述规定可知，共同体

11、保护著名商标着重之点乃因为使用与著名商标不仅保护在有相同或近似上，最主要的原因才是因为使用他人著名商标将使公众产生混洧之虞，而何谓混洧？应就著名商标保护之目的来看，由于使用他人芺名商标，将使得原先著名商标之区别力减弱，亦即，原先著名商标将能使消费者作唯一的联想，如看到麦当劳，会想到快餐店，而看到华硕，会想到杰出之主机板厂商，然而若将麦当劳用于衣服，或将华硕用于书本，则将造成原先在消费者眼中唯一之联想，因此，在此，有关于混洧之虞，就应该放大来解释，应该认为不仅是我们文义上所称之混洧而应将会造成联想亦包括在内。但共同体商标法由上述可知，对于著名与否，并没有作太大的着墨。此外，商标使用具有国际性，尤

12、其是著名商标，因此，在讨论上，必须也要注意美国方面之规定，而美国方面之规定，某程度亦遵循北美自由贸易协议著名标章保护之规定，该协议第1708(6)条规定：巴黎公约第六条之二应准用于服务。认定某一商标是否著名，应斟酌相关大众对于该商标之知悉，包括在一方领域内因推广商标所获致之知悉。任一方均不得要求商标必须在通常接触相关商品或服务之大众以外着有声誉。由上述规定可以看出，北美自由贸易协议著名标章保护之规定也是承袭巴黎公约而来，而扩充其保护范围及于服务。此外，最值得一提的是，北美自由贸易协议著名标章保护之规定就何谓著名有提出标准，其认为应斟酌相关大众对于该商标之知悉，显然并不认为须要到达全国皆知悉的程

13、度，而只要求地域性的知名度，其理由，或许是基于商标资源之有限性，不可能期待在著名地区之外，仍要求他人不得使用商标。而关于地域性的判断，从北美自由贸易协议著名标章保护之规定条文规定中亦可看出其判断标准，系以通常接触相关商品或服务之大众之外，虽然仍是不确定法律概念，然北美自由贸易协议著名标章保护之规定提出判断标准，仍属良意。第二阶段：德国及美国相应于上述之公约，分别在其国内法就公约之精神加以内国法化，以下分述之：德国：在了解德国对于著名商标之保护，首应了解德国法关于保护著名商标之体系，德国乃由两大主轴来加以论断，一为德国新商标法，二为民法与不正竞争防止法，3首先，在德国新商标法部分，德国相应于前述

14、之会员国商标法第一次整合准则，修正商标法，其中，保护之客体有三：标章、营业标识、与来源地标识。其中，就标章部分，包括使用于商品与服务之标章。依德国新商标法之规定，标章可分为三种：(1)注册标章(2)表征(3)巴黎公约之众所周知之商标，由上述三种标章可看得出来，已注册之标章则适用第一种情况，未注册者，如果符合巴黎公约之众所周知之商标或成为交易上所使用之标识则列入表征的范围内4，皆列入德国新商标法之保护范围，当然，本文所欲探讨者，仅限于众所周知之商标，而依该法之规定，所谓众所周知之商标有以上特点：5一、为独立受保护之类型：亦即，在德国法上，商标要受到保护，除了经由注册外，如果因使用而成为表征，或因

15、众所周知而成为著名商标，则即便不注册，亦受保护，此亦可看出德国法对于著名商标之保护重视程度。二、而其所谓众所周知，究何所指，范围多广？为重要之点。依学者见解，其所谓众所周知系指在德国国内相关交易范围内之人普遍认识到该标记已经被他人作为商标使用。在此应注意之点为，由于在德国并非采注册主义，故是否有注册，并不影响是否著名之认定，因此，不论是在德国境内之商标，或是在国外之商标，而在德国境内造成众所周知，皆可列入保护之范围内。此外，众所周知，是否要求有某程度之知名度？要求多高？在此部分亦须看德国两大体系之不同，在新商标法方面，由于保护著名商标免于受到混洧之虞，因此，一般实务认为以60%为界定是否为著名

16、商标之标准，而在民法或竞争法领域之内有所谓极负盛名标章，由于其立法目的乃在非难不公平竞争，故其要求知名度便以6580%为要求。在德国亦须注意有国内著名标章(其范围包括前述之注册标章、表征及巴黎公约之众所周知之著名商标)，其意义在于将著名商标之保护扩大到不类似或不相同之商品上，其原因，则如前述，因著名商标对于消费者而言，可以有唯一的联想，而如果将著名商标保护同于一般商标的话，则将会引起错误关联的联想，比如，认为该著名商标之公司亦有相关关系企业之产生等现象。而在德国，有关著名与否，依学者见解，应分别自 质与量两方面观之。而就德国实务而言，认为应考虑下列因素：该商标之特殊性与独创性、该商标所使用之商

17、品之种类、商品之品质与外观、该商标之声誉、原被告双方商品间之关系、当事人营业地点之邻近程度、买受人之范围、商品之市场价格，以及原告商品标识之声誉转用被告商品之可能性。6另外，就 众所周知之范围，即是否须全国性或是地域性之著名？在德国法院实务上，则曾出现分歧的见解，早期有案例系以一般性知名度为判断标准，而后来有案例则以特定性之交易范围为准，其中就判断标准而言，联邦法院采取认为不仅以该商标原来所使用之商品之消费者间之知名度，更须进一步考虑侵害者使用该商标于另一商品时，其在该商品消费者之知名度。7德国法院此项见解，可表赞同，盖著名商标之保护，除了如同一般商标保护一样，要保护其不致因他种商标侵害而造成

18、混同误认之虞外，亦要保护其它业者搭便车之行为，避免其它业者以此侵害原先著名商标所有人所花之时间、费用等行为，而造成唯一联想的破坏。所以，保护之范围自应及于另一商品，所以，考量时，亦应考量进去。实务见解案例案例字号案例事实判决理由案例一89年度判字第 955 号关系人旅东贸易股份有限公司于民国八十五年八月六日以FOX 设计图商标指定使用于靴、鞋、凉鞋商品申请注册，经被告审查核准，列为审定商标。嗣原告以其已就FOX LogO、FOX、FOX and Design及FOX福斯等商标，在国内申请注册于多项商品及服务上，并在世界各国获准众多之商标注。认系争商标有违当时商标法第三十七条第一项第六款、第七款

19、及第十二款之规定，对之提出异议。案经被告审查结果，为异议不成立之审定。原告不服，循序提起诉愿、再诉愿递遭决定驳回，遂提起行政诉讼。1.商标法第三十七条第一项第六款、第七款及第十二款。2.原告于我国申准注册之据以异议商标，并无指定使用于与系争商标所指定使用之商品相同或类似者，亦无当时商标法第三十七条第一项第十二款之适用。案例二89年度判字第 937 号原告于民国八十五年十一月二十八日以UPS 及图商标，指定使用于商鞋子、凉鞋商品申请注册，经被告审查核准，列为审定商标。嗣美商美国联合包裹服务公司以系争商标有违当时商标法第三十七条第一项第七款之规定，对之提起异议。案经被告审查，以外文 UPS系美商美

20、国联合包裹服务公司名称特取部分United Parcel Service 各前缀字母，早于公元一九七元创用于邮件包裹快递服务之标章。并于我国取得注册商标及服务标章专用权，原告以相同外文UPS 作为系争商标图样主要部分申请注册，指定使用于鞋子、凉鞋等商品，难谓无使一般消费者对其所表彰之商品来源或产制者发生混淆误认之虞，有违当时商标法第三十七条第一项第七款之规定。乃将系争商标之审定撤销，原告不服，提起诉愿、再诉愿，递遭决定驳回，遂提起行政诉讼。1. 商标法第三十七条第一项第七款。2. 按商标图样袭用他人之商标或标章有致公众误信之虞者，不得申请注册，为当时商标法第三十七条第一项第七款所规定。该款之适

21、用，指以不公平竞争之目的，非出于自创而抄袭他人已使用之商标或标章申请注册并有致公众误信之虞者，所袭用者不以著名商标或标章而使用于同一或类似商品为限，复为同法施行细则第三十一条所规定。外文UPS 系美商美国联合包裹服务公司名称特取部分 United Parcel Service各前缀字母，早于公元一九七年创用于邮件包裹快递服务之标章，服务范围遍及全球各地，所营业务扩及袜子、鞋子、背包等产品之产制与销售，除在美国、瑞典、泰国、意大利、新加坡等国注册外，并于我国取得注册商标及注册服务标章专用权，复于世界各地及我国透过报章杂志及电 广告，宣传促销其表彰之递送服务业务，据以异议商标、服务标章所表彰之信誉

22、应为国内外消费大众所熟知，业经被告参酌美商美国联合包裹服务公司检送之世界各国注册情形览表、注册证、商品型录、文宣资料、中华日报、工商时报、联合报、中国时报、及贸易快讯等报章杂志宣传广告等证据资料影本论明，原告主张系争商标及服务标章，仅于美国具有知名度云云，不足采信。原告以相同外文UPS 作为系争商标图样之一部分申请注册，指定使用于鞋子、凉鞋等商品，不无仿袭之嫌，自易使一般消费者对其所表彰商品之来源或产制者发生混淆误认之虞。1. 3. 不以著名为限，但却可作为证明。案例三89年度判字第 831 号关系人和信鲸育乐股份有限公司以Whales及图商标，指定使用商品申请注册，经被告审查核准，列为号商标

23、。嗣原告以系争商标图样上之外文Whales与据以异议之注册等商标图样上之外文WHALE 相较，显有致公众误信之虞，有违当时商标法第三十七条第一项第七款之规定，对之提出异议。1. 适用法条：商标法第三十七条第七款。2原告早于八十一年即透过广播、广告加以宣传，其商标于市场上亦具知名度。3. 系争商标指定使用于厨房、工作时穿罩之围裙，据以异议商标则用于美观身材之牛仔衫、裤等，商品性质有别，消费对象亦可区隔，纵如原告所述其于服饰之消费市场已有相当之知名度，一般消费者于购买时亦无产生混淆误认之虞，无行为时商标法第三十七条第一项第七款规定之适用。4.FOX为习知之外文，国内外厂商以外文FOX作为商标图样，

24、于各类商品申准注册迄今仍有效存在不乏其例，有商标查询表附卷可稽，尚难认系争商标系袭用据以异议之商标，而有使一般消费者误认其所表彰之商品为原告所产制而购买之虞。自无当时商标法第三十七条第一项第七款之适用。(是否不足？)(可评释)。5. 原告固主张其系世界著名之电影公司，所出品之电影、影集及录像带早为消费者所肯定，所产制标有FOX商标之原声录音带商品，亦深受消费者喜爱，据以异议商标除在世界多国注册外，并于我国取得多件商标专用权，据以异议商标之信誉已为一般消费者所熟知，系争商标有致公众混淆误信之虞云云。案例四89年度判字第 775 号关系人煌裕汽车材料有限公司以 555及图商标，指定使用于商品申请注

25、册，被告审查核准，列为商标嗣原告以该注册商标有违现行商标法第三十七条第一项第七款之规定，对之申请评定，经被告审查，以系争商标无使一般商品购买人对其所表彰之商品来源或产制者与据以评定商标产生联想而致混淆误认之虞，无首揭法条规定之适用，乃评决申请不成立，原告不服，循序提起诉愿、再诉愿，均遭决定驳回，遂提起本件行政诉讼。1.商标法第三十七条第一项第七款。2.查原告虽提出其委托中华征信所企业股份有限公司所作市场调查报告，主张依据该市场调查报告结果，多数厂商皆认该商品系来自日本，应属我国一般消费者所熟知之商品云云，惟系争商标早于七十六年即已注册，原告以近年之市场调查作为依据，已非可取，且该调查报告结论亦

26、载：有四成四听过三品牌受访者认系台湾地区所产制者，另有六成二认为该品牌来自进口，此有该调查报告足凭；足证被告认系争商标自七十六年二月十一日申请注册迄今已使用多年，与据以评定商标在各自国家并存已久，应为一般消费者所能辨识等情，并非无据。3.原告主张：原告以555 商标系日商三惠工业株式会社于公元一九六六年创用于汽车零组件商品，在韩国、澳洲均有注册，并早已进口我国销售，且透过商品型录广泛宣传，已为一般消费者所熟知，有中华征信所企业股份有限公司之市场调查报告足证。法院主见解：未进一步提出相关证据供审酌。案例五88年度判字第 4182 号原告之前手美而美食品实业有限公司以小麟吉得宝服务标章，指定使用于

27、商品及服务分类表第四十二类之冷热饮食、餐饮店服务申请注册，经被告审查核准，列为：号服务标章，旋移转登记予原告嗣关系人吉得堡国际有限公司以系争服务标章有违注册时商标法第七十七条准用同法第三十七条第一项第七款之规定，对之申请评定。被告以商品申请注册外，并广泛与多家加盟店签定合约，陆续于各地行销宣传，该商标所表彰商品之信誉难谓不为一般消费者所知悉，凡此有关系人检送之统一发票、加盟合约书、商标注册证等证据资料影本可稽，而系争服务标章所使用等商品复具关连性，原告以近似之服务标章图样申请注册，难谓无使一般消费者对其所提供服务之来源或营业者发生混淆误信之虞，有违注册时商标法第七十七条准用同法第三十七条第一项

28、第七款之规定，乃评决服务标章之注册应作为无效原告不服，提起诉愿、再诉愿，递遭决定驳回，遂提起行政诉讼，1. 注册时商标法第七十七条准用同法第三十七条第一项第七款规定。2. 关系人吉得堡国际有限公司名称之特取部分，除早于八十一年间即由其前手吉得堡汉堡店庄茂勋以之作为商标图样主要部分之一，指定使用于汉堡、三明治等商品申请注册外，并与多家加盟店签定加盟合约，广泛于各地行销宣传，该商标所表彰商品之信誉难谓不为一般消费者所知悉，有关系人检送之统一发票、加盟合约书、商标注册证等影本附卷可按。3. 原告主张据以评定之吉得堡及图商标指定使用于汉堡、三明治奶茶商品，与系争服务标章指定使用于餐饮事业之服务，前者是

29、商品制造业，后者是餐饮服务业，两者并不具关连性，消费者当能辨别等语。惟本件诚难谓其不致使一般消费者对其所提供营业服务之来源或营业者发生混淆误信之虞，原告此部分主张，尚不足采。案例六88年度判字第 4148 号原告以双龙戏珠图商标（如附图 ），指定使用于香槟酒、白兰地酒申请注册，经被告核准，列为号商标，公告期间金门酒厂以该商标有违商标法第三十七条第一项第七款之规定，对之提出异议。被告以系争审定商标图样之图形与据以异议之商标图样上之图形异时异地隔离观察，难谓无使一般商品购买者产生混同误认之虞，应属近似之商标，有违商标法第三十七条第一项第七款之规定，乃撤销系争商标之审定，原告不服，循序提起诉愿、再诉

30、愿均遭驳回，原告仍有未服，遂向本院提起行政诉讼。1.商标法第三十七条第一项第七款。2.商标法第三十七条第一项第七款之适用，并不以注册商标为限，本件原告既对于系争据以异议商标系金门酒厂于四十二年生产高梁酒时，即使用双龙图形于高梁酒商品，且因广泛行销之结果，该项商品甚具知名度之事实为自认，显见一般消费者已将双龙图形视为金门酒厂高梁酒之商品之标志，是系争据以异议商标纵其未为商标注册，自难以其非为注册商标即认不得据以主张本件商标有该条款之适用。3.系争据以异议商标图样系金门酒厂早于系争商标申请注册日八十五年五月二十一日前先使用在高梁酒商品之商标，该商品品质优良，并每年限量生产下，深获消费者喜爱，广泛行

31、销国内外几十载，是系争据以异议商标之双龙构图上白金龙商标所表彰高梁酒商品之信誉应已为一般消费者所熟知。4. 有金门酒厂所检送之六十二年十一月三十日出版之金门财粮专号、报章之报导等资料影本附原处分卷可稽，堪认为真实。5.著名商标可作为异议之事由。案例七89年度判字第 936 号关系人松山百货有限公司于民国八十五年九月七日以金车龙 KORIN商标，指定使用于皮带油、机油申请注册，经被告审查核准嗣原告以系争商标有违当时商标法第三十七条第一项第七款之规定，对之提出异议。案经被告审查，整体观之，异时异地隔离观察，尚难谓有使一般商品购买人产生混同误认之虞，非属近似之商标。又系争商标系指定使用于皮带油、机油商品，而据以异议商标则系知名于饮料类及食品类等商品，商品性质不同，制造过程有异，贩卖场所及交易对象亦属有别，系争商标尚难谓有使一般商品购买人对其所表彰之商品来源与据以异