知识产权质押审查.docx

1、知识产权质押审查 知识产权质押审查 王国华中闻律师事务所合伙人律师一 什么是知识产权 知识产权是人们对于自己创作完成的智力活动成果所有的专有使用权。在业界对知识产权有多种不同的解释：1、知识产权是对于自己智力创造成果和经营标记、信誉所依法享有的专有权利（吴汉东主编的知识产权法）；2、知识产权是由于智力活动产生的权利（成立世界知识产权公约）第2条8款；3、知识产权是人们对其创造性的智力成果所依法享有的专有使用权 （郑成思主编的知识产权法教程）。共同的特点是基于智力活动产生的权利，并对该权利享有专有使用权。 知识产权属私权。二 知识产权包括权利：1、著作权（包括与著作权有关的权利）：是人们对于自己

2、创作完成的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品享有的专有权利。著作权俗称版权。（包括的财产权利有：复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权2、商标权：是商标所有人对其取得注册登记并公告的商标所享有的专有使用权。3、专利权：是专利权人对其申请并登记公告的发明 、实用新型、外观设计所有的专有使用权。4、植物新品种权：是植物新品种权利人对其研发和培育的新品种所获得的 一种专有权。5、集成电路布图设计权：是设计人对自己创作完成的半导体集成电路布图设计享有的复制权和商业利用权。6、计算机网络域名权：是域名持有人依法对其持有的域名享有

3、的专有使用权。7、商业秘密权：商业秘密持有人对其持有的商业秘密所享有的专有权利。 在与贸易有关的知识产权协定（中国2001年12月11日对中国生效）中包含了地理表识和工业设计。商标权、专利权、植物新品种权、集成电路布图设计权均需登记产生。著作权是自作品创作完成即产生。商业秘密权需构成完整的技术内容，并采取保密措施，便可产生。域名权需在注册完成域名后即可产生。三 哪些知识产权可以质押 担保法第七十五条下列权利可以质押：（三）依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权；（四）依法可以质押的其他权利。由此规定来看，商标权、专利权、著作权中的财产权是可以作为担保财产的，但担保法第七十五条第四项

4、规定依法可以质押的其他权利，这就没有排除植物新品种权、集成电路布图设计权、域名权和商业秘密权作为质押的标的物，这些权利也属于财产性权利。因此，至少七项知识产权是可以作为担保贷款中的质押标的物。四 专利权作为质押标的的法律风险 根据专利法第二条规定，发明创造包括发明、实用新型和外观设计三类专利。三类专利的风险管控审查，大部分相同，但不同部分也是审查的关键部分。 专利在质押中的风险点：1、 专利年费是否正常缴纳； 依据专利法第四十三条和第四十四条规定，专利权人应当自被授予专利的当年开始缴纳年费。没有按照规定缴纳年费的，专利权在期限届满前终止。2、 专利的法律状态，如是否有许可、转让及质押行为的存在

5、（可以要求权利人提供专利登记薄副本）； 依据专利法实施细则第八十九条，专利登记簿登记下列与专利申请权和专利权有关的事项：（一） 专利权的授予；（二） 专利权的转移；（三） 专利权的质押、保全及其解除；（四） 专利实施许可合同的备案；（五） 专利权的无效宣告（六） 专利权的终止；（七） 专利权的恢复；（八） 专利实施的强制许可；（九） 专利权人的姓名或者名称、国际和地址的变更。 专利权未授予、出质人与专利登记薄记载的专利权人不一致、以及专利权存在质押的、专利权终止及无效宣告的均无法办理质押登记。3、 专利是否处在无效宣告程序中； 根据专利法第四十五条规定 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起

6、，任何单位或个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。如果拟质押的专利正在无效程序中，是不能办理质押登记的。4、 对于共有专利权是否经过所有共有人的一致同意；专利法第十五条规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。 除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。专利的质押权属于全体权利人共同行使的权利，因此未取得全体权利人一致同意，专利权不能被质押，其签署的质押合同因质押行为

7、的无效而无效。5、 专利权归属是否存在纠纷；专利权归属纠纷较为普遍，专利权归属纠纷其原因在于专利权人对所持有的专利的权利基础存在不确定性，特别涉及到合作完成发明创造，或涉及职务的发明创作，如将公司的职务发明创造作为自己的发明创造申请专利，或通过窃取或其他不当方式获得该专利技术申请专利，由此获得的专利权即存在合法性问题。这属于专利权归属未最终定论，因此这类专利无法办理质押登记，即使办理了质押登记也存在巨大风险。6、 专利权是否被被法院等相关司法及行政部门采取保全措施；质押最终可能会发生权利归属的转移，如果该专利已被法院等相关司法行政部门采取了保全措施，基于保全措施在在先的优先受偿原则，与质押本身

8、的优先受偿性特性存在竞合，二者无法并存的。因此已采取保全措施的专利权，则进行质押登记。7、 债务人履行债务期限是否超过专利权有效期的；专利法第四十二条规定 发明专利权的保护期是20年，实用新型和外观专利的保护期是10年，均自申请日起算。债务履行期限超过或等于专利保护期的，届时债务履行期届满，债务人拒绝履行，债权人即使通过专利质押担保实现对专利权的所有，但由于专利权保护期已到，该专利权的专有实施性已丧失，其他任何人均可实施该专利，等同于质权人未获得任何担保。8、 质押合同中是否约定债务履行期限届满质权人未受清偿时，专利权归质权人所有的。 专利权的转移以登记公告为必要条件，即使合同中约定专利权归属

9、，也并不发生权利所有权转移。因此到专利局办理登记公告是转移专利权的前提。9、 质押合同是否包含当事人姓名或名称地址信息；是否有担保债权的种类和数额；是否有债务人履行债务的期限；是否明确专利项数，专利名称、专利号、申请日、授权公告日信息；是否明确质押担保的范围。 上述信息涉及的质押专利的准确性，为了防止错误质押，避免将他人专利质押，提供尽可能多的信息，有利于质押的正确行使，及质押权的实现。10、 对于实用新型专利和外观设计专利应要求质押人提供检索报告或评价报告（2009年10月1日后申请的专利，专利局出具的是评价报告）根据专利法 第四十条规定 实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由

10、的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。对于实用新型和外观设计专利的审查授权，不进行实质实质审查，即形式上具备授权的条件，即给予授权，其专利权的稳定性存在极大的不确定性，因此需要出质人提供检索报告或评价报告来查证专利权的稳定性。如果报告认为该专利权的稳定性存在问题及不符合专利法的授权条件，可以及时控制该专利作为质押标的的风险。11、 必要时可以要求质押人提供由国家知识产权局专利检索咨询中心出具的发明专利检索报告。专利法第第三十九条规定 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的

11、，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。发明专利须经实质审查才能予以授权，虽然发明专利经过实质审查，但也会存在未能检索到的现有技术，如明光公司发明专利无效案中，该发明即通过授权后进一步检索，检索到该专利创造性不足，进而无效了发明专利，因此 提供发明专利检索报告可以进一步降低专利权不稳定性的风险，有助于专利权的利益实现。 总之，银行在专利作为质押标的贷款中，如何把控这方面的风险，对于质押权人以后实现债权将会有决定性的作用。五 商标权作为质押标的的法律风险商标法第三条规定 经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务

12、商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。这四类商标可以作为质押的标的物。第二十八条 对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕，符合本法有关规定的，予以初步审定公告第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。根据上述条款规定，商标局对申请人申请的商标注册进行实质审查，商标注册后取得商标权的稳定性相对较强。在商标质押风险管控中重点考虑以下几个方面的问题：1、 出质人是否为商标权权利人；出质人应当是有权利处分商标权的人，商标权属于私权，

13、在商标局办理登记的商标注册人或受让人才是合法的权利人，商标权质押属于权利的处分行为，对这种处分行为，只有权利人才有权行使。因此确定出质人的主体资格是至关重要的。2、 出质人是否将相同或者类似商品/服务上注册的相同或者近似商标一并出质；商标权出质最终有可能涉及到商标权转让的问题，往往会通过拍卖、或与商标权人协定价格完成商标转让行为，也就是转让商标是在债务人不履行债务情况下优先选择的实现债权的方式。商标法第 四十二条第二款规定转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。所以在确定质押商标时候，必须将近似商标一并质押。否则将会

14、导致质押合同无效，及无法实现商标权权利担保。对债权人来讲是重大的风险。同时商标法第四十二条第三款规定对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。同样对近似商标做出进一步限制性规定，原因在于，商标的功能在于区分商品及服务的来源，近似商标或导致混淆的商标极易混淆商品或服务的来源，并由此导致市场秩序的混乱。所以在商标权质押程序中应当避免质押权实现所带来的市场秩序的混乱。3、 质押合同是否违反法律法规强制性规定； 合同法第五十二条规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益或恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益及其他违反法律、行政法规强制性规定的情形属于无

15、效合同。质押合同无效，质押权利人的质押权利则无法实现，如质押合同中未约定近似商标一并质押，由此必然导致质押合同无效。不得违反法律法规强制性规定这是所签署合同必须遵循的条款，为此才能确保债权的实现。审查质押合同依据的法律主要有物权法、合同法、担保法、商标法和商标法实施条例等法律法规。质押合同往往涉及这方面的法律条款，如何确保不违反上述法规，须结合上述规则综合审查。4、 商标专用权是否在有效期内；商标法第三十九条规定 注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。第四十条规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此前间未能办理的，可以给予六个月

16、的宽展期。每次续展的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。 商标是否在有效期内，决定了质权人是否享有商标专用权，根据上述规定，商标专用权是有期限的，过期则该商标处于失权状态，任何人均可注册，或使用。质押权人无法实现商标专用权的利益转化。5、 商标专用权是否被司法及行政机构查封或冻结；查封冻结行为是财产保全行为，是多种原因造成的：一是商标权属存在争议；二是商标权利人存在与第三人财产纠纷，被申请查封冻结；三是其他原因被查封保全的，如涉及犯罪或对嫌疑人财产保全等。 商标专用权被保全后，与此有关的商标专用权的转让、质押等行为均不得实施，在查封冻结期间，该

17、商标权利处于被限制状态，但保全行为不影响商标的使用行为。6、 商标权质押期不超商标的有效期，应长于主合同债权期限；质押登记期限届满后，该质权登记自动失效。商标质押行为是基于商标专用权的存在而存在，在商标的有效期内，才存在商标的专用权，商标的专用权是十年，自核准注册之日起计算，十年到期后，没有续展的或未在法定期内续展的，该商标专用权失效，也就是该商标权人丧失了该商标的专用权利，其质押标的也就不存在，所以质押合同中涉及的质押期限应当在商标的有效期内。为了便于实现合同债权，质押期限应当长于主合同债权期限，这将有利于质押权的实现，确保质权人获得主债权得到清偿。并且，质押人应确保商标的有效期未过，质押登

18、记的有效期是基于质押合同登记期限，在登记期限内质押行为才有效，质押登记过期的则质押行为自动失效。六 著作权作为质押标的的法律风险1、 什么是著作权 著作权也称为版权，是指作者或其他著作权人依法对文学、艺术或科学作品所享有的各项专有权利总称。著作权包括人身权和财产权。2、 著作权中的那些权利可以质押著作权中的财产权可以质押，根据著作权法第十条规定著作权中的财产权包括：复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权、其他著作权。 与著作权有关的权利中财产权也可以质押：出版者享有的版式设计权；表演者享有的著作财产权；录音录像制作者享有的与著作权

19、有关的财产权；广播电台、电视台享有的与著作权有关的财产权。3、 出质人是否为所有共有权人作品的玩完成人涉及多个作者的，则属于合作作品，根据著作权法实施条例第九条 合作作品不可以分割使用的，其著作权由各合作作者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利，但所得收益应当合理分配给所有合作者。质押权的实现必然会发生著作权权属归属的变更，质押行为等同于著作权转让行为的潜在发生，因此，为了确保质押权的实现需要共同权利人同意质押。4、 出质的作品涉及影视作品或游戏作品是否取得原文字作品权利人及改编作品权利人的许可 这要看合同中是否有约定，为约定的

20、，影视作品的摄制行为取得了原作品及改编剧本著作权人的许可，在此情况下，影视作品的权利人质押其影视作品中的著作权无需另外获得授权。 5、 是否涉及权利归属之争著作权权利存在争议的，必然导致未来权利基础的不确定性，及有可能导致未来质押权的无法实现。 出质人是否有权出质质押行为的有效性前提是质押人有权质押，著作权质押中只有著作权权利人有权质押，其他人均无权就他人著作权实施质押。但法定代理人除外。6、 出质的作品是否提供样本 样本是确定对哪部作品行使质押权，由于现有作品数量较多，相同作品名称的作品极有发生，为明确作品，对作品样本进行确定审查，是必不可少的。7、 出质的软件是否提供了源代码及完整的说明书

21、软件著作权归属证据，往往是软件源代码和计算机软件著作权登记证书，审查源代码，将有助于明确软件权利人，并进一步为实现质押权提供保证。8、 出质的著作权是否实施了许可许可权也属于一项无权，质押权也属于一项无权，二者在发生冲突的情况下优先保护在先的权利，如果质押行为在后，许可行为在先，则在实现质押权时则必然受到许可使用的限制。这种限制表现在未来可能无法很好的使用该作品的著作权。七 计算机网络域名作为质押标的的法律风险 域名注册的时间， 域名缴纳的年费 到域名管理机构办理质押登记八 集成电路布图设计权作为质押标的的法律风险出质人是否为权利人；提供权利副本布图设计权是否在有效期内。九 网站作为质押标的的法律风险出质人是否享有该网站的著作权；质押中是否连同域名一并质押？存储在空间中文件是否一并交付？知识产权质押需要较高的审查标准，显然不同于一般的物质性财产抵押审查，尤其要求相关法务人员对知识产权有较高的法律认识。北京市中闻律师事务所 王国华 2014.3.28