审查指南之复审与无效宣告程序.docx

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审查指南之复审与无效宣告程序

审查指南之复审与无效宣告程序

发文单位：

国家专利局

发布日期：

1993-4-1

执行日期：

1993-4-1

第一章总则

1.专利复审委员会的任务

依照专利法第四十三条、第四十八条和第四十九的规定，专利复审委员会对复审请求和专利权无效宣告请求进行审理，作出决定。

1.1复审请求的审理

依照专利法第四十三条规定，审理的请求复审案件包括驳回（初审驳回和实审驳回）申请的复审案件和撤销或者维持专利权的复审案件。

1.1.1初审驳回的复审

对专利局依照专利法实施细则第四十四条规定驳回申请的决定不服而请求复审的案件，进行审理。

1.1.2实审驳回的复审

对专利局依照专利法第三十八条和专利法实施细则第五十三条规定驳回申请的决定不服而请求复审的案件，进行审理。

1.1.3撤销或者维持专利权的复审

对专利局依照专利法第四十二条规定撤销或者维持专利权的决定不服而请求复审的案件，进行审理。

1.2专利权无效宣告请求的审理

依照专利法第四十八条和第四十九条规定，审理请求宣告专利权无效的案件。

1.3出庭应诉

当事人对专利复审委员会的决定不服，依法向人民法院起诉的，专利复审委员会可出庭应诉。

2.专利复审委员会的组成

专利复审委员会设主任委员、副主任委员、专职委员、兼职委员、复审员和兼职复审员。

专职委员和兼职委员由局长从局内有经验的技术和法律专家中任命，复审员和兼职复审员由局长从局内有经验的审查员和法律人员中聘任。

（法则58）

3.合议组

专利复审委员会受理的案件应当由三至五人组成的合议组负责审理，其中包括组长一人，主审员一至二人，参审员一至三人。

3.1合议组的组成

合议组成员由有关处（室）负责人按照专业分工提名，经主任委员或者副主任委员批准。

如需要更动，应当办理变更的报批手续。

各处（室）负责人和复审委员具有当然的合议组组长资格；其他人员担任合议组组长的，需经主任委员或者副主任委员批准。

复审委员、复审员、兼职委员或者兼职复审员可以担任主审员或者参审员。

从审查部依个案聘请的合议组成员可以担任参审员。

3.2关于组成五人合议组的规定

对下列案件，可以组成五人合议组：

（1）在国内、外有较大影响的案件；

（2）涉及重要疑难法律问题的案件；

（3）涉及重大经济利益的案件；

（4）其他重大或者复杂案件。

合议组需要由五人组成的，由有关处（室）负责人提出后，按照规定的程序审批。

凡是由五人组成合议组审理的案件，应当进行口头审理。

3.3合议组成员的职责分工

组长负责主持复审或者无效宣告程序的全面审理；主持口头审理；确定合议会议和口头

审理举行的日期；主持合议会议及其表决。

主审员负责案件的全成面及详细审理和案卷的保管；起草审查通知书和审查决定；负责

合议组与当事人之间的事务性联系。

参审员参与审理并协助组长和主审员工作。

4.关于邀请有关单位进行咨询或者鉴定的规定

专利复审委员会根据需要可以邀请有关单位或者专家对案件中涉及的内容和问题提供咨询性意见，必要时可以委托有关单位进行鉴定，所需的费用由当事人支付。

5.审查决定的审批

合议组作出的审查决定需经主任委员或者副主任委员审核批准并以专利复审委员会的名义送交当事人。

负责审批合议组决定的主任委员或者副主任委员不同意该决定，应当与合议组商讨；商讨后仍未能取得一致意见的，主任委员或者副主任委员认为有必要在较大范围内进行研究的，应当召开有三分之二以上的专利复审委员会专职成员参加的会议讨论，合议，合议组和负责审批的主任委员或者副主任委员应当按照与会人员二分之一以上的多数意见处理。

对某些重大疑难案件，主任委员可以召开专利复审委员会全体会议讨论决定。

6.决定要点

合议组对每件作出书面决定的案件，均需给出决定要点。

决定要点应当经合议组讨论通过，其内容和形式应当符合下列规定：

（1）决定要点是决定正文中理由部分的实质性概括和核心论述。

它是针对该案争论点或者难点所作出的判断性结论。

决定要点应当对所适用的专利法、专利法实施细则条款做进一步解释并尽可能地根据该案的特定情况引出具有指导意义的结论。

（2）决定要点在形式上应当满足下列要求：

以简明、扼要的文字表述；

——既不是简单地仅仅引用由专利法或者实施细则有关条款所得出的结论，也不是具体

案由及结论的简述；可以从决定正文中摘出符合上述要求的关键语句。

7•审查决定的登记、公告和出版

依照专利法第四十九条第一款规定，宣告专利权无效的决定应当在专利登记簿上登记，并且在专利公报上公告。

（细则80及81）

专利复审委员会对其所作的复审和无效宣告请求审查决定选择一部分公开出版。

8•审理原则

复审和无效程序中普遍适用的原则如下：

8.1请求原则

复审和无效宣告程序都应当基于当事人的请求启动。

8.2依职权调查原则

当事人对自己提出的主张有举证责任。

专利复审委员会不受当事人所提供的事实的限制，也不受当事人断言及查证请求的约束。

专利复审委员会可以依职权调查研究。

8.3公证执法原则

坚持以事实为根据，以法律为准绳，独立地行使审理职责，不徇私情，全面、客观、科学地分析判断，最终作出公正的决定。

8.4听证原则

应当给予程序中的当事人进行解释和申述理由的适当机会，尤其是在作出不利于当事人的决定之前。

8.5少数服从多数原则

合议组依照少数服从多数的原则通过表决，作出决定。

由四人组成的合议组在表决中出

现2：

2的情况时，合议组组长所投的一票有决定作用。

9.回避制度（细则38）合议组成员与其审理的案件有利害关系或者有其他关系可能影响公正审理的，应当自行

回避。

当事人请求合议组成员回避的，由主任委员或副主任委员决定是否回避。

第二章复审程序

1.法律依据依照专利法第四十三条和专利法实施细则第五十九条至第六十三条的规定制定本章。

2.形式审查

2.1形式审查的内容

对专利局驳回决定不服的申请人，或者对专利局撤销或者维持专利权的决定不服的专利权人或者撤销专利权请求人（以下称撤销请求人）可以向专利复审委员会递交复审请求书。

专利复审委员会收到复审请求书后，应当首先对其进行形式审查。

形式审查的内容如下:

（法43）

（1）提出复审请求的期限是否符合专利法第四十三条及其实施细则第七条有关请求延

长期限的规定；（细则7）

（2）对专利局驳回申请的决定不服的复审请求人是否为被驳回申请的申请人；

（3）对专利局撤销或者维持专利权的决定不服的复审请求人是否为被撤销或者维持专

利权的专利权人或者撤销请求人；

（4）复审请求书的格式和内容是否符合专利法实施细则第五十九条规定；

（5）复审请求是否符合专利法第四十三条第一款规定的对专利局所作决定不服的，对

专利局作出的其它决定或者通知不服请求复审的，不予受理；

（6）复审请求人是否按照专利法实施细则第八十二条、第八十三条和第八十五条规定

缴纳复审费；

（7）复审请求人委托专利代理机构请求复审的，是否提交了委托书和写明了委托权限。

（细则16.2）

上述第

（2）项和第（3）项中所称的申请人或者专利权人，如果属于共同申请人或者共

同专利权人，应当是全体申请人或者专利人。

2.2形式审查的处理

复审请求经形式审查符合专利法及其实施细则有关规定的，专利复审委员会应当发出

“复审请求受理通知书”，通知复审请求人。

复审请求经形式审查不符合专利法及其实施细则有关规定需要补正的，专利复审委员会应当发出“补正通知书”，要求复审请求人在收到通知之日起两个月内补正或者陈述意见；期满未补正或者未陈述意见的，其复审请求被视为未提出，经补正或者陈述意见仍不符合专利法及其实施细则有关规定的，不予受理。

（细则60）

复审请求被视为未提出或者不予受理的，专利复审委员会应当发出“复审请求视为未提出通知书”或者“复审请求不予受理通知书”，通知复审请求人。

3.前置审查

依照专利法实施细则第六十一条规定，专利复审委员会应当将经形式审查合格的对专利局驳回申请决定不服的复审请求书（包括附具的证明文件和修改后的申请文件）连同原申请案卷一并送交作出驳回申请决定的原申请审查部门进行前置审查。

该审查部门应当提出由该部门有关室产任审核的“前置审查意见书”。

除特殊情况外，前置审查应当在自收到案卷后两个月内完成。

对专利局撤销或者维持专利权决定不服而请求复审的案件，不转交原审查部门进行前置审查，由专利复审委员会组成合议组直接进行审理。

（法43）

前置审查意见分为下列三种类型：

（1）复审请求证据充分，理由成立同意撤销原驳回申请的决定；

（2）复审请求人提交的申请之文件修改文本克服了原申请中存在的缺陷，同意在修改文本的基础上撤销原驳回申请的决定；

（3）复审请求人陈述的意见和提交的申请文件修改文本都不足以使原驳回申请的决定被撤销，因而坚持原驳回申请的决定。

对于前置审查意见，原审查部门应当特别注意下列各项：

（1）原审查部门应当明确说明其前置；所述理由和原驳回申请决定的理由相同的，可以简要说明，不必重复。

（2）原审查部门认为复审请求人得交的对被驳回的专利申请的修改不符合实施细则第

五十九条第二款规定，超出了原驳回申请决定所涉及的部分的，应当在前置审查意见书中说

明。

（3）原审查部门提出的意见属于上述第

（1）项或者第

（2）项两种类型的，专利复审

委员会不再进行复审，应当据此作出复审决定，通知复审请求人，并且由原审查部门继续进行审批程序。

（4）原审查部门在前置审查意见中对于原始申请文件未作修改和复审请求不得提新的驳回理由。

4•驳回申请的复审

4.1审理原则

驳回申请的复审程序是专利审批程序中的一部分，所以在审查程序中所遵循的原则在复

审程序中仍然适用。

合议组在复审程序中除总则规定和原则外还应当遵循下列原则：

4.1.1程序经济原则

程序的进行应当避免重复并尽可能地迅速、节省时间和费用。

4.1.2避免审级损失原则

在先审级未处理的事项通常不能由在后审级超前审理，以避免对当事人的审级损失。

4.2复审通知书有下列情形之一的，合议组应当发出“复审通知书”，通知复审请求人：

（1）复审决定将维持驳回决定；

（2）复审决定将撤销原驳回决定，但需要复审请求人修改申请文件；

（3）需要复审请求人进一步提供证据或者对有关部题予以阐明；

（4）需要引入新的对比文件。

4.3口头审理

驳回申请的复审程序，通常以书面方式进行，必要时可以进行口头审理四章的规定）。

5.撤销或者维持专利权的复审

5.1审理原则

撤销或者维持专利权的复审程序或者无效程序为双方当事人参加和程序，

原则外还应当遵循：

当事人处置原则；参照民事诉讼法第十三条，当事人有权按照自己的意愿，

参见本部分第

除总则规定的

处分自己的

下列权利：

（2）请求确定审理的范围；

（3）无效宣告程序开始后和对方自行和解；

（4）专利权人主动提出缩小专利权保护范围的，则审理仅在限定的权利要求范围内进

行；

（5）无效宣告程序审结前，经专利复审委员会合议组同意，可以变更请求理由。

5.2复审请求的理由

对于授予专利的发明和实用新型，复审请求的理由仅涉及专利法第二十条的规定。

对于授予专利权的外观设计，复审请求的理由仅涉及专利法第二十三条的规定。

5.3复审通知书

在撤销或者维持专利权的复审程序中，有下列情形之一的，合议组应当发出“复审通知

书”通知当事人：

（1）当事人要求改变有争议的专利保护范围的；

（2）当事人提供的事实或者证据不清楚或者有疑问的；

（3）专利权人对其权利要求书主动提出修改，但修改不符合专利法及其实施细则有关规定的。

5.4口头审理

撤销或者维持专利权的复审程序为双方当事人参加的程序，可以举行口头审理（参见本部分第四章的规定）。

6.复审请求的撤回

6.1撤回复审请求的时间

复审请求人在专利复审委员会作出复审决定前可以撤回复审请求；但复审结论已宣布或者书面决定已经发出之后撤回的，不影响复审决定的有效性。

（细则63）

6.2驳回申请的复审请求的撤回驳回申请的复审请求人在专利复审委员会作出复审决定前撤回其复审请求的，复审程序终止。

6.3撤销或者维持专利权的复审请求的撤回

撤回其复审请求的，

（1）对专利局撤销专利权的决定不服的复审请求人（专利权人）撤回其复审请求的，复审程序终止，原撤销专利权的决定生效。

（2）对专利局维持专利权的决定不服的复审请求人（撤销请求人）

有以下两种情形：

复审请求人不再参与复审程序。

7•复审决定的类型

7.1驳回申请的复审决定

驳回申请的复审决定有以下三种类型：

（1）复审请求的理由不成立，维持原驳回决定，驳回复审请求；

（2）复审请求的理由成立，撤销原驳回决定；

（3）专利申请文件经复审请求人修改，克服了原驳回申请的决定所指出的缺陷，在新的文本基础上撤销原驳回决定。

属于上述第

（2）项、第（3）项情形的，均应当将原专利申请送回原审查部门继续审批程序。

7.2撤销或者维持专利权的复审决定

撤销或者维持专利权的复审决定有以下三种类型：

（1）维持原撤销请求审查决定，驳回复审请求；

（2）复审请求的理由成立，撤销原撤销请求审查决定；

（3）复审理由部分成立，部分撤销原请求审查决定，在新的文本基础上维持专利权。

8•复审请求审查决定的内容

复审请求审查决定的内容包括：

——蓍录项目

——决定要点

决定正文，决定正文由以下三部分组成：

（1）案由：

案情简述和争议的问题。

（2）决定的理由：

详细说明认定的事实和依据的理由，以及适用的法律。

（3）结论和后续法律途径。

上述决定内容由主审员根据合议组表决结果撰写。

决定书经合议组全体成员认可签章，并经主任委员或者副主任委员批准签章后，以专利

复审委员会名义送交复审请求人以及有关当事人。

9.复审决定对原审查部门的约束力

复审决定生效后，对于改变原审查部门作出的决定的，原审查部门应当执行专利复审委

员会的决定，不得以同一事实和理由再次作出与原决定相同的决定。

10.程序的继续和终止

属于上述7.1

（2）和（3）类型的复审决定作出后，专利复审委员会应当将有关的申请

案卷送回原审查部门。

原审查部门应当根据复审决定继续审批程序。

但是，在特殊情况下，

专利复审委员会完成了对驳回申请的复审请求的审查后，认为所涉及的专利申请已经满足了

，并且

专利法规定，可以在复审决定中注明“对本件专利申请应当作出授予专利权的决定”

发明专利申请人根据专利法第四十三条第二款规定向人民法院起诉的，专利复审委员会

应诉；在规定的期限内未起诉的，复审决定生效，复审程序终止。

根据专利法第四十三条第三款的规定，专利复审委员会对申请人、专利权人或者撤销专利权的请求人关于实用新型和外观设计的复审请求所作出的决定，为终局决定。

决定作出后,

复审程序即终止。

第三章无效宣告程序

1•法律依据

根据专利法第四十八条、第四十九条、第五十条和专利法实施细则第四章的规定制定本

早。

宣告专利权无效包括宣告专利权全部无效或者部分无效。

2•无效宣告请求的形式审查

2.1无效宣告请求的时间

依照专利法第四十八条规定，请求宣告专利权无效的时间为自专利局公告授予专利权之日起满六个月后。

在已提出的撤销专利权请求尚未作出决定前又请求无效宣告的，专利复审委员会不予受

理。

专利权终止后，也可以提出无效宣告请求。

2.2费用

请求宣告专利权无效的，应当按照专利法实施细则第八十二条、第八十三条和第八十九条的规定缴纳无效宣告请求费。

2.3形式审查的内容

2.3.1请求书的格式

请求宣告专利权无效的，应当向专利复审委员会提交“专利权无效宣告请求书”（下称请求书），该请求书应当符合专利法实施细则第六十五条的规定。

（细则65）

2.3.2请求书的补正

无效宣告请求人（下称请求人）提交的请求书不符合规定格式的，应当在收到专利复审委员会的“补正通知书”之日起两个月内补正；未在该期限内补正的，该请求被视为未提出，并由专利复审委员会发出“无效宣告请求视为未提出通知书”；经补正仍不符合专利法和实施细则规定的，不予受理，并由专利复审委员会发出“无效宣告请求不予受理通知书”。

（细则66）

2.3.3无效宣告请求受理通知书

受理的无效宣告请求涉及侵权案件的，专利复审委员会得知后，可以应当事人的请求，向有关人民法院或者专利管理机关发出“无效宣告请求受理通知书”。

2.3.4无效宣告请求的理由

无效宣告请求的理由应当符合专利法实施细则第六十六条第二款的规定。

容不符、专利说明书中对现有技术描述得不完全等为理由请求宣告无效的，不予受理。

专利复审委员会就一项专利已作出撤销或者维持专利权的复审决定、无效宣告请求审查

决定的，又以同一事实和理由请求无效宣告的，不予受理。

3•无效宣告请求的合议审理

3.1审理原则

同撤销专利权的复审程序，并补充如下：

（1）请求原则

合议组根据当事人的请求以及请求的理由、范围和所提供的证据进行审理。

经合议组同

意，请求人可以在规定的期限内变更无效理由。

在无效程序中，当事人对其主张负有举证责任，在需要提供证据的情况下，应当提供能

充分支持其主张的证据。

证据的种类和认定参照民事诉讼法第六十三条的规定。

（2）依职权调查原则

专利复审委员会可以依职权要求当事人提供或者补充证据，必在时可以要求当事人携同

证人出席口头审理。

在一般情况下，专利复审委员会对双方当事人均不反对的证据，可以不再查证，即予采

纳；对双方当事人意见不一致而且又不影响专利复审委员会作出决定的证据，专利复审委员

会可以不予采纳。

专利复审委员会可以自行或者委托有关的专利管理、代办机关或者其他机关调查有关事实或者核实有关证据。

请求人依据专利法实施细则第六十六条规定的理由提出无效宣告请求的，应当按照专利法条文中有关的项、款、条作为一个独立的理由提出。

在一般情况下，专利复审委员会仅就所提理由进行审理，不承担全面审查专利有效性的义务。

专利复审委员会认为必要时，可以依职权对请求人未提及的理由进行审理。

合议组不进行一般的审查检索，但可以在审理过程中引入通过各种途径获得的、对专利权成立与否有实质性影响的对比文件。

（3）一事不再理原则

对已审结的无效案件，以同样的理由和事实再次提出无效宣告请求的，不予受理。

（4）当事人处置原则

（参见本部分第二章5.1的规定）

（5）其他原则

对一项专利权提出了若干无效宣告请求的，应当尽可能全案审理，其中所有的请求人均为当事人。

在审理决定作出之前，合议组的成员不得私自将其观点暗示给任何一方当事人。

一方当事人请求会晤的，通常不予准许。

个别情况，经合议组同意，只听取，不表态。

专利复审委员会依照专利法实施细则第六十七条规定，将无效宣告请求书副本和有关文

件副本送交专利权人，专利权人应当在指定的期限内陈述意见，期满不答复的，不影响专利

复审委员会的审理。

意见陈述书的份数应当按照请求人的数目确定。

专利权人在答复时，可以修改权利要求书，但不得扩大权利要求的保护范围，也不得增

加未包含在原权利要求书中的技术特征。

（细则67）

专利复审委员会在收到专利权人的意见陈述书后，应当将其副本转送给请求人。

这种信

件往来可以视具体情况而定，一般限于两次。

3.3无效宣告请求审查通知书

在无效程序中，有下列情形之一的，合议组应当向当事人发出"无效宣告请求审查通知书”：

（1）请求人要求变更无效理由的；

（2）请求人要求改变无效范围的；

（3）当事人提供的事实或者证据不清楚或者有疑问的；

（4）专利权人对其权利要求书主动提出修改，但修改不符合专利法及其实施细则有关规定的。

3.4专利权的无效和部分无效

专利权的无效宣告包括（全部）无效和部分无效两种情形。

专利权无效宣告的效力见专利法第五十条第一款至第三款的规定。

在无效程序中，请求人所提交的对比文献或者其他证据仅影响一件专利的部分权利要求的专利性的，如果其余的权利要求仍具备专利法第二十二条的要求的专利性，则应当在宣告上述部分权利要求无效的基础上维持该专利权。

（专利复审委员会无效宣告请示审查决定第90号）

在无效程序中，如果一件发明或实用新型专利的每个权利要求在单独存在的情形下均不具备创造性，则还应当从其全部权利要求所揭示的技术内容出发，判断能否通过技术特征在一定形式下的重新组合和对保护范围的进一步限定，在部分无效的基础上对该专利予以维持。

专利权的部分无效应当限制在原权利要求的范围内。

其新的独立权利要求应当能提供一

个具有专利性的，能完成所提出的任务并具有使用效果的技术方案。

发明或实用新型专利经部分无效予以维持的，其最大保护范围依照其新的独立权利要求

将导致该发明或

确定。

也就是说，新的独立权利要求所包含的全部特征均为实现该发明或实用新型的必要技术特征。

删掉其中的某个或者某些特征，意味着保护范围的不适当的扩大，实用新型不能在新颖性和创造性的意义上与无效请求人提供的已有技术相区别。

（专利复审委员会无效宣告请求审查决定第63号）

专利法第五十条第一款至第三款的规定同样也适用于部分无效的情况。

某项专利被宣告部分无效后，原权利要求中被宣告无效的部分应视为自始即不存在。

但是经修改后的权利要求（即以予维持的部分）也同时应视为自始即存在。

也就是说，宣告专利权部分无效的决定和宣告其全部无效的决定一样，也具有溯及既往的效力。

所不同的是该专利并没有被取消，只是保护范围发生了变化。

以缩小其保护范围。

修改权利

专利权部分无效有方式主要是对权利要求做限制性修改，

实施例的从属权利要求或者合案申请中的并列独立权利要求。

合并主要是指独立权利要求和

从属权利要求的合并，此时将前者权利要求的全部特征与后者组合在一起，形成了新的独立

权利要求。

特征的重新组合主要是指将某项或者某些项权利要求中的部分技术特征写入新的权利要求中，新的权利要求通常是一项独立权利要求。

以上三种修改方式既可以单独采用，也可以结合在一起采用。

3.5无效程序中专利文件的修改

专利文件的修改一般仅限于权利要求书，其原则是：

（1）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；

（2）应仅针对已授权的权利要求书文本；

（3）只能缩小，不得扩大原专利保护范围；

（4）不得改变原专利的主题；

（5）—般不得增加未包含在原权利要求书中的技术特征。

3.6口头审理

在无效宣告程序中，一般应当举行口头审理（参见本部分第四章）。

3.7无效程序的中止

无效程序审理中，有申请权或者专利权归属纠纷的，专利复审委员会自收到书面的中止无效程序请求和诉讼受理通知书副本之日起，暂时中止对宣告该专利权无效程序的审理，待人民法院或者专利管理机关作出的判决或者调处决定生效后，再恢复审理。

4.专利权无效宣告请求的审查决定

4.1决定的类型

决定分为以下三种类型：