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美国商业方法专利的十年扩张与轮回
文献来源-《知识产权》2010年第6期第89-100页
美国商业方法专利的十年扩张与轮回：
从道富案到Bilski案的历史考察
刘银良*
HistoricalExplorationofaDecadeofPatentingBusinessMethodsintheUnitedStates:
FromtheStateStreettotheBilski
摘要：
1998年道富银行案揭开了美国商业方法专利序幕。
此后十年间，美国的商业方法申请、授权和诉讼风起云涌，但并未显示对美国金融业和电子商务业带来益处。
2008年美国联邦巡回上诉法院在Bilski案中摈弃道富案标准，确立机器或转换标准，借以限制商业方法专利，但最高法院不予认可，商业方法专利判定重新回到不确定状态。
考察美国商业方法专利的十年扩张与轮回，可有助于理解商业方法专利争论的实质，有益于把握我国的商业方法专利政策。
关键词：
美国、专利、商业方法、道富案、Bilski案
一、引言：
一段历史的纠结
从20世纪70、80年代开始，随着信息技术和生物技术的发展，美国专利制度开始其扩张时代，生物材料、计算机软件和商业方法等渐次成为可专利主题（patentablesubjectmatter）。
可专利主题扩张引发了多方面的争论。
这是可以理解的，因为一种新产权制度的设置，肯定对既有社会关系造成冲击，引发利益冲突。
关于是否应当把商业方法作为可专利主题，就在美国专利法界（包括立法、行政、司法、从业者和研究者等）引发了持久、广泛的争论，从而使此前至少一个时代（十年）充斥着关于商业方法可专利性的历史纠结。
1998年，美国专门负责专利上诉案件审理的联邦巡回上诉法院（CAFC）在道富银行信托公司诉签记金融集团公司案（以下简称“道富案”）中判决认为，商业方法并非美国专利法排除的主题，乃由此揭开美国商业方法专利保护序幕。
此后约十年间，商业方法专利在美国风起云涌，并先后影响到世界多个国家和地区，形成商业方法专利扩张的“大跃进”时代。
2008年，CAFC在InreBilski案（以下简称“Bilski案”）中放弃道富案判定标准，提出较为严格的“机器或转换”标准。
这似乎能够宣布一个狂热的商业方法专利时代结束。
然而，美国联邦最高法院（以下简称“最高法院”）通过审理本案，虽然判决支持CAFC的结论，但却使用了不同理由，并对机器或转换标准给予限制，从而使商业方法专利判定重新回到不确定状态。
美国专利法的基础是其宪法中的“知识产权条款”，它赋予国会立法权力以保证发明者在一定时期内就其成果享有独占权，以促进实用技术的进步。
据此，美国1790年专利法规定可申请专利的主题包括“任何实用的技术、制品、引擎、机器、装置或其任何改进”。
1793年修订后的专利法把可专利主题扩展至物质组成，并规范其表述为任何新的和实用的“技术、机器、制品或物质组成”（art,machine,manufactureorcompositionofmatter），以及它们的改进。
1952年美国专利法全面修订，选择使用“方法”（process）代替原来的“技术”，从此美国专利法下的可专利主题范畴即定型为“方法、机器、制品、物质组成”或它们的改进。
这些涵义广泛的概念，经最高法院做扩展性解释，已延伸包括很多新型发明主题，如生物技术发明和计算机软件发明等。
但最高法院也表明，可专利主题范畴的扩展并不意味着它没有限制，也不意味着它可包括每一种发现，如自然规律、物理现象和抽象概念都不是可专利主题。
从20世纪70年代初到80年代初约十年间，最高法院先后判决了三个案件，集中处理了计算机软件相关发明的可专利性。
Benson案（1972）认为，算法是一种抽象概念，仅涉及算法的方法不属于可专利主题，但这并不意味着任何计算机程序都被排除在可专利主题之外。
Flook案（1978）认为，如果发明在总体上仅涉及一种自然现象（自然规律）或数学算法，不构成可专利主题，但一种自然规律的具体应用或可构成可专利主题。
Diehr案（1981）认为，虽然单纯的计算机程序算法仅属于抽象概念，不是可专利主题，但却不能仅因为产品或方法涉及计算机软件，而认为相关产品或方法不具有可专利性。
这意味着，计算机程序或算法的存在，并不必然影响相关产品或方法的可专利性。
上述美国专利法的立法规定和司法实践，构成商业方法专利的历史背景。
在此基础上，本文将对此前约十年间美国的商业方法专利过程进行分析，供我国在处理商业方法专利问题时参考。
在Bilski案中，史蒂文斯大法官曾引用他的前辈霍姆斯大法官（JusticeHolmes）——以格言“法律的生命在于经验而非逻辑”所著称的法学家——的话说，“一页历史值过一卷逻辑”。
好在历史并未逝去久远，各种文献资料尚存，足以支持本文的论证。
尽管人们在各种表达中经常使用商业方法或商业方法专利等概念，但要在专利法语境下对它们下一个严谨、全面的定义却非易事。
在本文中，“商业方法”是指从事商业活动的方法，可涉及金融、保险、银行、税收、电子商务等多个领域；“商业方法专利”（businessmethodpatent）是指涉及商业方法的专利，它可归于美国专利分类第705类，或国际专利分类（IPC）第G06F17/60类。
二、道富案：
揭开商业方法专利序幕
自1790年美国专利法实施以来，虽然美国专利局也偶尔授予一些所谓的“金融专利”，但纯粹的商业方法基本被排除在可专利主题之外。
在HotelSecurityChecking案（1908）中，所涉主题为一种防盗簿记系统，上诉法院认为，即使对“技术”概念做最自由的解释，一种商业交易系统如果不与具体实施方法相结合，就不属于“技术”，不是可专利主题。
在JosephE.Seagram&Sons案（1950）中，所涉主题是一种针对消费者偏好的调和威士忌盲测方法，法院不认可它是可专利主题：
“传统地，产业界一直在为开发更好的、能够持续取悦消费者的产品而寻求确定消费者的反应。
通过授予专利让上诉人垄断如此巨大的营销和确定消费者偏好的领域，在我们看来，将没有法律依据地对科学和产业造成严重限制。
”这些案件表明，纯粹的商业方法基本游离在美国专利法视野之外，此即“商业方法例外”。
里奇法官（GilesRich,1904-1999）曾在一篇文章中指出，并非每种发明都可被授予专利，一件发明尽管可能对个人、公众或国防具有很大价值，但如果它不属于专利法第101条列举的主题范围，它就不是可专利的发明。
他打趣说，作为他那个时代伟大发明之一的尿布服务，就在可专利范畴之外。
里奇不仅是美国1952年专利法起草人之一，后来他还相继在CCPA（美国关税与上诉法院，CAFC前身）和CAFC主审专利上诉案件40多年，对现代美国专利法的诠释产生了巨大影响。
例如，他曾参与审理有影响的Chakrabarty案和Diehr案，主笔其判决书，以开放的视角诠释专利法，主张可专利主题应延伸至有生命的物质和涉及计算机软件的方法等。
他的一些重要判决得到最高法院的认可，但也招致广泛批评。
1998年，当他以94岁高龄参与审理并主笔道富案时，他激进的专利思想又一次得到体现。
这一次他的结论受到人们更多、更持久的批评，直到今天仍是如此，并且他的结论也在十年后为他CAFC的同事所实质抛弃。
道富案涉及签记公司于1993年获得的第5,193,056号专利，即“轮毂轮辐式金融服务配置数据处理系统”。
该商业操作方法为管理多个共同基金而设计，要点在于把各共同基金作为轮辐，置于轮毂即投资组合控制下，实施集中管理，以节约管理成本、提高管理效率和避税等，在该操作过程中需要应用计算机。
CAFC认为，虽然算法本身属于抽象概念，但当它实际应用时，如果产生“实用、具体和有形的结果”，就成为可专利主题。
此前CAFC曾认为，使用一台仪器，经过计算，可把患者的心跳转换为心电图信号，它对应着一种实用、具体或有形的结果，即患者心脏状况，因而相关方法相当于抽象概念的实际应用；或者，相关数据通过机器，经过一系列计算，可以在光栅监视器上产生平滑波形，就相当于抽象概念的实际应用，即平滑的波形就相当于一种实用、具体和有形的结果。
在本案中，所涉方法使用一台仪器，经过数学计算，可把代表具体金额的数据转换为分享价格，该价格被即刻固定，用作记录或报告目的，也可在管理和贸易等活动中使用，这相当于一种实用、具体和有形的结果，相关方法也相当于一种算法（或公式）的实际应用，不属于专利法排除的主题。
换句话说，以价格、成本、损失、利润、百分比等数字表示的结果也可算作“实用、具体和有形的结果”，因而相关方法属可专利主题。
CAFC还认为地方法院错误地理解了商业方法例外。
它强调：
“我们利用此机会终止这种错误构想的（商业方法）例外。
从一开始，‘商业方法’例外就仅代表着一些概括的、不再适用的法律原理的应用……从1952年专利法开始，商业方法已经——并且应当——享有对其他任何方法（processormethod）所适用的可专利性法律要求。
”
针对道富案，最高法院拒绝发布调卷令。
1999年，CAFC又判决了AT&T案（涉及一种长途电话呼叫信息记录处理方法），进一步确认了道富案标准。
道富案对于商业方法专利的具体意义包括：
基本扫除了算法和商业方法的例外性障碍；认定商业方法从未被联邦法院认定为非专利主题；确立了商业方法可专利性判定的“实用、具体和有形的结果”标准。
由于这些显著之处，道富案正式开启美国商业方法专利保护的序幕。
在其判决前后，道富案都曾引起人们极大关注，其中包括激烈的批评。
有人认为，该案开启了一扇门，让本应扎根于科学、技术的专利，可用于保护人类思想的所有方面。
有人担忧该案为那些比其他人快一点想出一种商业方法并通过计算机加以应用的人，打开了无限制占有的世界。
还有评论认为，里奇法官的观点前后矛盾，因为他曾说尿布服务不属于可专利主题，但道富案的认定却相反。
针对这些评论，Mayer法官总结说，道富案及其后续结果毫无疑问引发了“雷鸣般的齐声批评”。
在道富案后，为减少商业方法专利对于商业经营的不良影响，美国国会曾于1999年通过专利法修正案，规定对于“在先发明人抗辩”而言，其中的“方法”包括“商业方法”。
这为产业界对抗商业方法专利侵权诉讼提供了法定依据。
三、道富案后，商业方法专利势如潮水
据美国专利与商标局（USPTO）统计，它自1963年以来，就持续地为商业领域中的相关发明授予专利。
涉及的具体领域，在90年代前主要为计算机化的邮资计价系统和收款系统，在90年代后逐渐转移至电子商务、金融交易系统和广告管理系统等。
尽管如此，USPTO对于商业方法专利申请基本持排斥态度，认为它不属于法定主题。
例如，1994年的《专利审查程序手册》（MPEP）曾明确规定，商业方法不属于法定可专利主题，相关申请可因此被驳回。
后来随着涉及计算机应用的商业方法专利申请增多，审查员发现有时难以分清相关主题到底是技术方法还是商业方法，USPTO的态度遂开始转变，在1996年修订的MPEP中删除该规定，不再以不属于法定专题而驳回商业方法专利申请。
为便于审查和统计，它还于1997年为商业方法专利设置专门的第705类即数据处理方法，其中主要包括使用计算机的商业方法，但也包括不涉及计算机应用的商业方法。
道富案后，USPTO发布临时审查指南，规定包括商业方法在内的所有方法，都必须能够产生“实用、具体和有形的结果”，才能够成为可专利主题，审查员不用考虑相关方法是否属于传统的技术领域。
后来，为因应人们对于商业方法专利泛滥的批评，USPTO曾要求商业方法属于“技术领域”（technologicalarts）。
但该要求于2005年被其申诉与冲突委员会（BPAI）推翻，后者认为美国专利法并没有该技术性要求。
这体现了美国专利法与《欧洲专利公约》的不同。
USPTO曾发布统计报告，对属于第705类的商业方法专利进行统计与分析。
统计期间为1963-2009共计约47年。
本文把1989年前授权的商业方法专利数量合并，然后分别列举1990-2009年期间每年的授权量，最后合计授权总量（结果见下表）。
1963-2009年USPTO授予的商业方法专利统计表
YR
P-1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
PT
768
100
95
89
164
171
117
155
246
493
717
US
513
71
72
61
124
126
87
115
194
401
557
FN
255
29
23
28
40
45
30
40
52
92
160
YR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
合计
PT
728
480
450
430
312
775
1260
1167
1685
1956
12358
US
609
398
370
359
257
617
1007
932
1297
1593
9760
FN
119
82
80
71
55
158
253
235
388
363
2598
注：
YR（year）=年份；PT（patent）=授予的商业方法专利数量；US=授予美国人的商业方法专利数量；FN（foreign）=授予外国人的商业方法专利数量；P-1989（pre-1989）=1963-1989年间合计授予的商业方法专利数量；合计=1963-2009年间合计授予的商业方法专利数量。
根据这些数据和其他相关数据，可解读关于美国商业方法专利的多重信息。
第一，关于商业方法专利增长趋势。
在90年代初之前（以1992年为分界），USPTO授权的商业方法专利虽然也呈增长趋势，但增速缓慢，时涨时落，基本保持在两位数的规模（1989、1990年例外）。
1993年之后基本呈快速增长趋势。
第二，关于商业方法专利权人分布。
在USPTO授权的共计1.2万多件商业方法专利中，由美国人拥有的专利（9,760）约占79%，由外国人拥有的专利（2,598）约占21%。
这意味着在美国的商业方法专利中，绝大部分是由美国的企业或其他权利人享有，外国企业处于不利的竞争地位。
据统计，在拥有美国商业方法专利的外国人中，排在前五位的国家分别是日本、英国、德国、加拿大和法国，其中以日本为最多，独自拥有一半由外国人获得的美国商业方法专利，在外国专利权人中处于遥遥领先地位。
第三，关于道富案对商业方法专利的影响。
依据表中数据，1998年对1997年的商业方法专利增长率为100%，1999年对1998年的增长率为45%。
这与道富案基本契合：
该案判决于1998年7月23日公布，最高法院于1999年1月11日拒绝发布调卷令。
这显示道富案对于商业方法专利授权产生了直接影响。
综上，自1993年以来，虽然商业方法专利申请及授权基本呈增长趋势，但平均速率不高，增势较弱，只是到1998年道富案后，商业方法专利申请及授权才出现猛烈增长趋势。
这正如评论所说，道富案激发了商业技术业界申请商业方法专利的意识和激情，为商业方法专利“打开了泄洪闸门”，让人们对于商业方法专利产生“淘金心态”。
在USPTO授权的众多商业方法专利中，虽然不乏当今电子商务或金融业的重要方法，如亚马逊公司的“一次点击”专利等，但也不免鱼目混珠，一些常识性的商业方法甚至生活常识也被授予专利，这引发人们对于商业方法专利的嘲笑和批评。
例如，曾分别有商业方法专利涉及“怂恿顾客在快餐店点更多食物的方法”和“出售专家建议的方法”等，甚至“获得专利的方法”也被授予专利。
Mayer法官揶揄说，这些商业方法专利表现出“从有一些荒唐到真正的荒谬”。
面对越来越多的商业方法专利申请和公众的激烈批评，USPTO持较为谨慎的态度，也在不断完善相关专利审查程序，具体措施包括：
培训具有交叉学科知识的专业审查员；完善数据库；明确新颖性和非显而易见性审查标准；在通常审查程序之后，设置第二层级复检程序，保证授权质量。
它还尝试“专利同行”（PeertoPatent）项目，邀请公众参与评论相关商业方法专利申请并提供证据等。
在USPTO，与其他类别的专利申请相比，商业方法专利的授权等待时间更长，而授权率更低。
例如，2007年所有技术领域的专利授权时间平均约为32个月，而商业方法专利的授权时间平均约为54个月，期限延长约69%。
在2002-2009年期间，USPTO的商业方法专利授权率约为9%，远低于平均授权率（一般超过50%）。
这些因素或可有助于解释为什么在2001-2004年期间商业方法专利申请和授权数量曾有减少。
四、商业方法专利的社会效果评价
USPTO在1998年后约10年间共授予1万多件商业方法专利，那么其经济和社会效果如何呢？
美国费城联邦储备银行的研究人员曾就它对美国经济尤其是金融业的影响给予研究。
一方面，该研究通过分析多种指标，发现至今并无充足证据可以证明商业方法专利已对金融机构的研发投入有显著影响，因而尚不能确定如此众多的商业方法专利是否为美国经济创造了价值。
金融业与IT产业类似，在经营中并不较多地依赖于专利作为开发新产品的动力，而是较多地依赖于如市场领先时间、网络效应和交互操作性等因素。
另一方面，从商业方法专利侵权诉讼的泛滥及其不利影响的角度，可清楚地看到如此众多的商业方法专利为美国经济带来了不良影响。
在美国金融业界，近年来被诉侵犯商业方法专利权的案件日益增多，侵权赔偿也较高。
与专利领域的平均诉讼水平相比，涉及商业方法专利的诉讼数量要高出27倍。
涉讼商业方法专利多为个人或小公司拥有，而被告多是大银行、金融公司或交易所，如芝加哥商品交易所、纽约商品交易所和美国证券交易所等，即使是美国中央银行也曾被诉侵犯他人商业方法专利。
在很多商业方法专利诉讼案中，起诉人可能并非专利权人，而是专利持有公司或称“专利钓鱼者”（patenttroll）。
涉案商业方法可能属于常识性的商业实践，其描述可能使用日常概念，这反而会给商业方法专利权的确认带来模糊性，让人们难以事先确定权利范围，从而导致非故意侵权发生。
这正如最高法院所说，当日常使用的、简单的词汇应用于生活的真实时，可孕育着模糊不清。
研究表明，针对商业方法专利的权利要求解释的上诉案件，比涉及一般专利此类问题的案件，要高出6倍。
从专利权人（或其受让人、受托人）角度看，商业方法专利的模糊性特点使之适于专利钓鱼。
权利人可能潜伏较长时间，等使用者市场开拓较有成效时，再现身要求使用者支付专利许可使用费，如果不能如愿，就可能提起诉讼并要求法院发布禁令和判决被告赔偿损失等。
如果使用者或被诉人不能成功地主张相关商业方法专利无效，就可能被认定为侵权并承担相应的法律责任。
面对日益增多的、代价昂贵的商业方法专利侵权诉讼，美国金融业一时风声鹤唳，草木皆兵。
该研究认为，虽然商业方法专利侵权诉讼的多发和高数额赔偿本身并不能说明很多问题，但如果同时考虑到至今尚无证据证明商业方法专利对于美国经济具有积极意义，则人们就应当考虑如何完善当前的商业方法专利制度，这正是美国立法和司法系统尝试而未完成的事情。
在电子商务领域，商业方法专利的效果又如何呢？
亚马逊公司的“一次点击”（one-click）专利是一个较好的例证。
“一次点击”也称“一次点击购买”，是指消费者在利用已注册的相关信息的前提下，通过点击一次鼠标，就可完成在线购物。
这是亚马逊书店的核心交易方式，也为其他网上电子书店和商店广泛采用。
该专利名为“通过通讯网络处置购物订单的方法和系统”，属第705类，专利号为USP5,960,411，授权日为1999年9月。
在授权后，亚马逊曾起诉另一公司的“快车道”（ExpressLane）经营方法侵犯其专利权，要求法院发布临时禁令。
该禁令后被CAFC撤销，双方后来也以和解形式终止诉讼。
该专利于2007年被USPTO宣布部分无效，理由包括不具有新颖性和创造性等，亚马逊通过进一步限定其专利权范围至“购物车模型”，才重新得到USPTO认可。
针对亚马逊的起诉行为，自由软件基金会曾发起“抵制亚马逊”行动，呼吁公众以不在亚马逊交易等方式，抵制它企图通过一种简单的商业方法专利而垄断互联网电子商务。
在亚马逊与被告和解后一段时间，抵制行动才结束。
抵制呼吁书对于商业方法专利和相关的专利授权活动及司法判决提出了控诉：
“亚马逊提起诉讼以阻止人们使用这种简单的想法，显示它确实意图垄断这种想法，这是对互联网和一般电子商务的侵犯……尽管今天只有一家公司被起诉，但这问题影响整个互联网……对于发生的这些事情，并非仅亚马逊有错。
美国专利局使用了很低的授权标准该受责备。
美国法院支持他们该受责备。
美国专利法规定可对信息操纵技术和通讯模式授予专利该受责备——这是一种概括性的有害政策。
”
亚马逊处于尴尬地位，其CEO曾就公众呼吁亚马逊放弃其商业方法专利等问题发布公开信，叙述亚马逊在面对泛滥的商业方法专利（和软件专利）时的无奈，认为让规制商业方法专利的规则“停止伤害我们所有人”是可能的。
他认为，亚马逊的的竞争优势并不主要来自于专利，而是来自于如服务、价格和选择等多种方面。
这与上述对美国金融业的研究结论基本一致。
该CEO强调，亚马逊既会注重在相关方面不断提高，也会在使用专利方面更为谨慎。
他还提出了如何改革商业方法专利的建议，其中包括“快专利”（fastpatents）制度，即通过实施较为严格的授权标准和规定较短的专利保护期（由于互联网传播的广泛性和快速，赋予商业方法专利3-5年的独占期就能够让权利人获得足够回报），达到“更少、更好、更短”的理想境地。
这表明，即使是如亚马逊公司这样的商业方法专利受益者（至少在表面上），对于商业方法专利也抱有无奈与反感杂陈的复杂态度。
拥有更多商业方法专利的美国微软公司也是如此，它也曾质疑创立商业方法专利的智慧何在。
综上可见，即使在商业方法专利应用广泛的金融和电子商务两大领域，并未有证据显示商业方法专利对于产业带来了更多的研发投入和利润回报，相反地，它却带来了无休止的诉讼和商业经营的不确定性，增加了企业经营和产业发展的成本。
这些都是商业方法专利引起人们较多反感和批评的原因所在。
五、Bilski案：
一个本应是里程碑案件的幻灭，终点又回到起点
在饱受责备十年后，CAFC终于等来了可以亲自推翻其道富案判决的机会。
2007年，发明人Bilski等就BPAI认可USPTO驳回其专利申请上诉至CAFC。
该专利申请涉及一种商品（包括期货）贸易对冲风险控制方法，其要点在于通过一系列商业操作使相关价格固定以减少市场波动所可能带来的经营风险。
USPTO的审查员认为此方法仅涉及抽象概念操作，没有与一种特定装置相联系，解决的是数学问题，不属于技术领域。
BPAI虽然认可审查员的驳回结论，但却认为，“技术领域”标准并没有得到判例法支持，并且也不能仅以发明没有与一种特定装置相联系就驳回其专利申请，因为发明还可能涉及物质转化。
BPAI认为，申请人的方法仅涉及抽象概念，其运用并未产生“实用、具体和有形的结果”，因而不属于可专利主题。
在听证后，CAFC主动适用“全席审理”程序，全体12名法官悉数参加。
CAFC于2008年10月30日给出内容极为丰富的判决书，认为上诉人的专利不是可专利主题。
体现多数派（9:
3）意见的判决结论首先对此前曾流行的几个可专利主题判定标准进行分析。
“Freeman-Walter-Abele标准”由CCPA于70年代末至80年代初确立，主要用于判断算法的可专利性，包括考察权利要求是否叙述了一种算法以及算法是否以任何方式应用于物理因素或方法步骤。
CAFC认为该标准已不
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