美国诉加拿大专利法违反trpis案trpis下的专利保护最低期限.docx

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美国诉加拿大专利法违反trpis案trpis下的专利保护最低期限

美国诉加拿大专利法违反TRPIS案——TRPIS下的专利保护最低期限

一、案件基本事实与程序

（一）磋商与设立专家组

1999年5月6日，美国根据WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》（DSU）中的相关规定，就加拿大现行《专利法》第45条未能按TRPIS协定的要求为专利权提供最低保护期的问题，要求与加拿大进行磋商。

但双方经磋商未果。

于是，美国于1999年6月15日向WTO争端解决机构（DSB）一提出了申请，要求成立专家组对争端进行调查和审理。

美国认为，按照TRPIS协定第65条的规定，所有发达国家包括加拿大，应于1996年月11日起开始实施其在TRPIS协定项下的各项义务。

根据TRPIS协定第33条和第70条的要求，WTO各成员方自TRPIS协定实施之日起，应对在TRIPS实施之日所有尚存续的专利给予最低保护期－即保护期自专利提交之日起不少于20年。

然而，根据加拿大现行《专利法》第45条的规定，凡在1989年以前申请并获取的专利权，其保护期限为自专利权授予之日起17年。

美国认为，自专利权授予之日起保护17年与自专利申请提交之日起保护20年是两个完全不同的概念，因为按照加拿大现行《专利法》第45条的规定，凡在1989年以前申请并获取的专利权，其保护期限为自专利权授予之日起17年，这显然与至少20年保护期的要求相违背。

因此，加拿大现行专利法第45条与TRIPS协定第33条和第70条规定的各成员方应当承担的义务是不一致的。

美国还提供了一系列的调查数据，说明由于加拿大未能履行TRIPS协定项下的义务，而给许多在加拿大境内获取专利权的美国拥有者造成了巨大的损失。

据美国统计，在加拿大境内提交的专利申请中有近50％来自美国的申请人，而且约有33000多美国专利权拥有者所享有的专利保护期不足20年。

例如，美国Pfizer公司拥有一项药品专利，如果根据加拿大现行专利法第45条的规定，该项专利于1999年8月失效，而若按照TRPIS协定第33条的规定，该项专利则直至2000年10月份才会失效，这中间的差距达14个月之多，给专利人带来了巨大经济损失。

应美国的要求，DSB受理了此案，并于1999年9月成立了专家组对该案进行调查和审理。

后由于美国认为如果不对本案加速审理的话，将会导致一些专利权的保护期过早期满，从而使专利权人在争端解决的过程中遭受损失。

因此，美国于1999年10月22日向争端解决机构提交了申请，要求按同《关于争端解决规则与程序的谅解》第49条的规定加速对本案的调查和审理。

专家组接受了该申请，并制定了审理该案的最低期限，表示在美国和加拿大双方进行实质性会谈后尽快提出专家组报告。

（二）家组的裁决及理由

专家组经过调查后提出报告，认为加拿大现行专利法第45条没有按照TRIPS协定第33条的要求，为专利提供自专利申请之日起至少不少于20年的保护期限，因而违反了TRIPS协定项下成员方的的义务。

2000年10月12日，争端解决机构通过了专家组报告，建议加拿大立即对其现行专利法进行修改，使之与WTO的相关协定和TRPIS协定的规定和要求相一致，以避免使许多在加拿大境内取得的专利权的保护期过早期满。

（三）上诉

加拿大对专家组的报告不服，上诉至WTO上诉机构，上诉机构在审理后仍然认为：

加拿大有义务对截至1996年1月1日尚存续的所有专利权提供TRPIS协定第33条要求的最低保护。

加拿大现行《专利法》第45条未能对专利提供至少20年的保护期，因而违反了TRIPS协定第33条的规定。

争端解决机构仍建议加拿大立即修改现行专利法，使之与TRPIS协定的要求保持一致。

二、该案涉及的WTO规则与相关制度

本案属于WTO成员方之间在实施TRPIS协定过程中产生的纠纷。

TRPIS是乌拉圭回合谈判中所达成的一项新的重要协定。

该协定为WTO全体成员方制定了一系列统一的知识产权保护的最低标准，其目的在于协调一个成员方的知识产权政策与立法，从而进一步加强对知识产权的法律保护。

本案的争端主要是加拿大现行专利法第45条是否与TRPIS第33条的规定相一致的问题。

根据TRPIS第65条的规定，所有WTO成员方，不论是发达国家还是发展中国国家，均应当于《建立WTO的协定》正式生效之日起（1995年1月1日起）一年后（1996年1月1日）开始实施TRPIS的各项规定（但发展中国家享有更长的过渡期）。

按照第65条的规定，所有发达国家（包括加拿大）应于1996年1月1日起开始实施TRIPS协定规定的各项义务。

双方争端的焦点集中在对TRIPS协定第70条和第33条的理解、解释和适用问题上。

（一）如何解释和适用TRIPS协定第70条第1款和第2款的规定

TRIPS协定第70条第1款规定：

本协定并不使成员方对本协定实施之日以前所发生的行为（acts）承担义务；该条第2款规定：

除本协定另有规定外，本协定成员方均应对本协定实施之日所有尚存续的客体承担义务。

所谓尚存续的客体包括在本协定生效之日在成员方受保护的客体，或者符合或者以后将符合本协定规定的保护条件的客体。

在本案中，美国和加拿大对上述两条的理解和适用存在着严重的分歧。

美国坚持在本案中应该适用第70条第2款的规定，并认为第70条第2款中所规定的“尚存续”“受保护的客体”应当包括所有在1996年1月1日当日仍存在和受保护的专利，其中应该包括1996年以前依据加拿大旧《专利法》所获取的专利权。

而加拿大则首先根据TRIPS协定第70条第1款坚持认为：

由于第70条第1款确立了无溯及力的原则，因此该条事实上将在1996年1月l日以前根据加拿大旧《专利法》所获取的那部分专利排除在TRIPS协定实施的对象之外。

因此，对这部分专利，加拿大不应当承担TRIPS协定第33条规定的义务。

这里关键在于如何理解和解释第70条第1款中规定的“协定实施之日以前所发生的行为”和第70条第2款规定的“协定实施之日所有尚存续的客体”。

专家组认为，对于1996年1月1日根据加拿大旧《专利法》获取的专利应当适用TRIPS第70条第2款的规定，而不能适用第70条第1款的规定。

其理由是，专家组认为第70条第1款中所排除的仅仅是“行为”（acts），该条并没有将尚存续的“权利”（rights）排除在外。

尽管这些权利有的是由在TRIPS协定实施之前，即1996年1月1日以前的行为获取的。

但在TRIPS协定实施之日对这些权利的保护并没有停止，因此，作为WTO成员方，加拿大有义务按照TRIPS协定第70条第2款的规定，对TRIPS协定实施之日（1996年1月1日）所有尚存续的专利权履行保护义务。

（二）如何理解TRIPS协定第33条的规定

在明确了加拿大应对1996年1月1日当日所有尚存续的专利权履行TRIPS协定所规定的保护义务之后，判断加拿大现行《专利法》第45条是否与TRIPS第33条相违背的关键则在于如何理解第33条。

TRIPS协定第33条是这样规定的：

（为专利）提供的保护期不得在自专利申请提交之日起计算满20年以前终止（Thetermofprotectionavailableshallnotendbeforetheexpirationofaperiodoftwentyyearscountedfromthefilingdate.）。

美国和加拿大在对第33条的理解上再次出现了很大的分歧。

美国认为TRIPS协定第33条事实上规定了WTO成员方对专利权提供保护的最低标准，应当理解为自专利申请提交之日起不少于20年，而加拿大现行《专利法》第45条提供的保护期只有17年，这显然违反了TRIPS第33条的要求。

由于加拿大违反了第33条规定的义务，从而给众多美国专利权所有人造成了巨大经济损失。

加拿大辩称：

从文字上看，TRPIS协定第33条中并没有“不得少于20年”的文字表述，因而，该条只能理解为保护期限不得少于自专利申请提交之月起计算满20年以前终止，而其现行《专利法》第45条并没有要求保护期应于提交申请之日起计算20年以前终止，因此，现行《专利法》第45条与TRIPS协定第33条并没有实质区别。

因为按照其现行的《专利法》第45来的规定，加拿大对这些专利权的保护事实上相当于或者超过了自申请提交之日起20年。

因为在加拿大，一项专利从提交申请到最终获批准通常要用3年到5年的时间，所以，如果一项专利自专利授予之日起保护17年，再加上专利申请提交到批准所需要的3年到5年时间，事实上加拿大《专利法》第45条提供的保护期相当于甚至超过了自提交专利申请之日起20年的期限。

也就是说，按照加拿大现行《专利法》第45条的规定，一项专利权的保护期事实上不会在自专利申请提交之日起计算20年内终止，这完全与TRIPS协定第33条的要求相一致。

同时加拿大还申辩说，在加拿大，专利申情人完全可以在专利审查过程中通过非正式的拖延或强制拖延的做法来延长专利审查过程，从而可以获得自专利申提交之日起不低于20年的保护期。

但美国反驳道，即使按照加拿大的说法，那么在一项专利提交专利申请之后在3年以内就获得批准授予的情况下，该项专利的保护期自专利申请提交之日起算事实上不满20年。

专家组认为，尽管TRIPS协定第33条从文字上看并没有直接的“不少于20年”的文字表述，但将TRIPS协定第33条和第1条第1款结合起来理解时，就不难看出第33条事实上是为WTO各成员方规定了对专利权保护的最低标准——即自专利申请提交之日起保护期应不少于20年。

专家组认为，既然按照加拿大现行专利法第45条的规定其保护期限可能自专利申请提交之日起20年以前终止或不足20年，那么第45条就违反了TRIPS协定第33条的规定。

更何况据统计，截至2000年1月1日，约有66936项专利的保护期将在自专利申请提交之日起20年内期满。

因此，专家组认为，加拿大现行《专利法》第45条不仅从文字上而且在事实上违反了TRIPS协定第33条的规定。

此外，专家组注意到，尽管加拿大可以通过申请迟延审查等策略事实上获得自专利申请提交之自起超过20年的保护期，而且加拿大称这种申请从来没被拒绝过，但专家组认为由于迟延审查的申请毕竟要由加拿大专利局批准同意与否，因此，与TRPIS协定要求各成员方应对专利权提供自专利申请之日起至少20年的保护义务是不同的。

换句话说，获取至少20年的保护期是权利人本来就应当享有的权利，这种权利根本无需专利局批准。

加拿大现行《专利法》第45条未能保证专利权所有人享有至少20年的保护期的权利，因此与TRPIS协定的要求是不一致的。

从本案我们可以看出，应将TRIPS协定第70条第2款应当理解为：

WTO成员方应当对所有在其开始实施TRIPS协定起尚存续的专利权履行TRIPS协定规定的成员方义务，尽管有些权利是由TRIPS协定实施之前的行为而获取的。

对TRPIS第33条，应当理解为：

第33条要求个成员方对专利权提供的最低保护期为自专利申请提交之日起至少20年。

三、该案的启示

本案属于WTO成员方之间在贯彻实施TRPIS过程中产生的纠纷。

TRPIS是乌拉圭回合谈判中所达成的一项新的重要协定。

该协定为WTO全体成员方制定了一系列统一的知识产权保护的最低标准，其目的在于协调一个成员方的知识产权政策与立法，从而进一步加强对知识产权的法律保护。

从本案中我们可以看出包括TRIPS协定在内的WTO法律制度本身具有一定的模糊性和原则性，这为各国从其自身利益出发进行有利自身的解释和适用提供了条件，同时也容易滋生国际争端，这些争端不仅发生在发达国家和发展中国家之间，而且在发达国家之间也时有发生。

但是TRIPS协定的可贵之处就在于它不仅在知识产权保护方面提供了一整套新颖的国际标准，开辟了知识产权的新领域，扩大了保护范围，而且协议争端解决机制趋于便捷、严厉。

由于协议植入了原GATT的争端解决机制，适用WTO的争端解决机制（DSU），使得与协议有关的争端可以通过专家组和上诉机构加以解决，使交叉报复成为各成员维护其权利的有力武器，这大大提高了解决纠纷的效率。

本案的顺利解决即体现TRIPS协定争端解决机制的优越性。

同时，由于协定为成员国提供了解决争端的机制和平台，一定程度上有效的抑制了发达国家动在国际贸易中的霸权行为（如美国经常使用“特别301条款”、“超级301条款”来