商标法期末复习资料.docx

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第十六章商标与商标法概述

l商标法保护的是工商业信誉（一种法益），并非智力成果

l商标是商品或服务的提供者为了将自己的商品或服务与他人提供的同种或类似商品或服务相区别而使用的标记。

l商标与商品或服务名称、商品装潢和广告用语等其他用于说明或推销商品或服务的用语不同：

商标能够起到将某一商家提供的商品与服务和其他商家提供的相同或类似的商品与服务区别开来的作用，而其他用语的首要作用并不是对商品或服务的来源加以区别。

即商品或服务名称、商品装潢和广告用语等其他用于说明或推销商品或服务的用语并不能运载商誉!

——详见TRIPS第15条“任何一种能够将一个企业的商品或服务区别于其他企业的商品或服务的标记或标记的组合均应能够构成商标”

l从嘀嘀到滴滴，

l在我国，注册是取得商标权的唯一途径；但未注册商标也收到一定的保护，只是非常有限。

l新商标法扩大了商标注册主体的范围，从商标抢注的角度来看，是不利的；但从市场的角度来说，有利于促使生产经营者注重注册商标的重要性。

l在先使用而未注册的商标的救济方式：

证明自己在先使用的商标有一定影响；对方注册商标是恶意的。

第十三条和第三十二条都可以用来保护在先使用商标，但前提条件不同：

第三十二条要求在先使用商标具有一定影响力（不一定要达到驰名标准），并且对方注册商标出于恶意；第十三条则要求在先使用商标达到驰名标准，才可以请求抢注商标不予保护。

由此可见，我国对于未注册商标的保护是很弱的。

l如果创博案中创博胜诉，那么会造成什么后果？

为何本案中可以冲破传统的公序良俗？

l第十一条和第十二条的区别。

l著作权本质上是一种传播权；专利权实质上是一种实施权；商标权实质上是一种对标记的使用权（向消费者传达商誉的专用使用权利和禁止他人适用的权利）。

l商标权：

专有使用权；禁止权；转让权；许可权；质押权；续展权（权利的存续时间可以由权利人自行决定，等于没有期限限制）

第十七章商标的取得

l取得商标权的途径

（一）使用取得

商标只有通过在商品或服务上使用才能实现其区别的价值，因此，最初的商标保护必须建立在使用的基础上，即使后来以注册确定商标权的归属，使用仍然是维持商标权不可缺少的一个重要条件。

（二）因驰名而取得

我国商标法13条pizzahut案和惠尔康案

（三）注册取得

商标权必须经注册才能产生，使用不产生权利，使用商标与注册商标发生冲突时，注册商标优先

l商标注册的对象——符合法律要求的特定标志

l标志的可视性

商品的生产（包括制造、加工、拣选）者和经营者在商品或商品的包装、容器上使用的，具有显著特征的，文字（包括字母、数字）、图形、线条、三维标志和颜色组合以及上述要素的组合，用以区别自己的商品／服务与他人的商品／服务的可视性标志。

（《商标法》第8条）

l标志的显著性

我国《商标法》第9条规定：

"商标使用的文字、图形或者其组合，应当有显著特征，便于识别。

"

构成商标的文字、图形或其组合从总体上具有明显的特色，能与他人同种或类似商品上的商标区别开来，在市场交易中足以使一般人据以辨别不同经营者提供的商品或服务，即商标具有独特性和可识别性。

l标志的非功能性

商标法第12条：

以三维申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册（飞利浦剃须刀案）

#如果该外形的主要功能性特征仅仅是为了获得技术效果，即使还有其他外形能够实现相同的技术效果，该标识仍不应获准注册

l标志内容不得违反法律禁止性规定

绝对禁用标志（商标法第10、12条）详见PPT

l标志的注册不得侵犯他人在先权利

（商标法第9、13、18、31条）

i.著作权

ii.地理标志权

iii.商号权

iv.外观设计专利

v.姓名权

vi.肖像权

vii.具有一定影响的未注册商标（先用权）

viii.他人驰名商标

六、不得误导性使用地理标志

商标法16条：

商标中有商品的地理标志，而商品又非来源于该标志所标识的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用。

l固有显著性：

否定性审查原则（详见PPT）

商标法第11条：

下列标志不得作为商标注册：

1）仅由本商品的通用名称、图形、型号的

2）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的

3）缺乏显著特征的：

（详见PPT）

#判断诉争上报是否为其制定使用商品的通用名称，应当审查其是否属于该商品法定的或者约定俗成的商品名称。

（金骏眉案）

#最高人民法院认为，因历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，其在该相关市场内的通用称谓可以认定为通用名称；注册商标权人不能因其在该商品市场推广中的贡献主张对该商品的通用名称享有商标权，无权禁止他人使用该通用名称来表明商品品种来源。

【（2013）民申字第1642号】

l获得显著性的含义：

商标本身不具有固有的显著性，但在长期的使用过程中，因生产者的大力宣传使用，从而与特定的商品或服务产生了密切的联系，获得了比标记本身的意义更加明显的含义--又被称为"派生含义"或"第二含义“（secondarymeaning），因而获得了显著性。

（MCDonald’s案COCOCOLA案）

l显著性的退化和丧失

具有显著性的商标经过使用导致显著性退化或者完全丧失。

显著性退化或丧失的结果表现为，一个原为有效注册或使用的商标演变为商品通用名称，从而进入公有领域无法为注册人专有专用。

第十八章商标权的内容

l商标权：

商标所有人对其注册商标进行支配的权利。

l主体：

注册商标所有人

l客体：

注册商标

一、专有使用权（专用权）

l商标权的专有性质：

商标权人在核定的商品上独占性地使用核准的商标的权利。

l权利范围:

注册商标的专有权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

（56条）

l注册商标需要在同一类的其他产品上使用的，应当另行提出注册申请（23条）

l注册商标需要改变其标志的，应该重新提出注册申请（24条）

l需要注意的是，知识产权没有所谓“自用权”。

“商标权”也仅仅是禁止权，而非自用权。

“商标专用权”只能控制他人未经许可在相同或类似商品上使用相同或近似商标的行为。

至于商标权人自己能否使用，取决于其使用商标的行为是否侵犯他人权利或以其他方式违反法律规定，与有无取得“商标专用权”毫无关系。

二、禁止权

l商标权人有权禁止他人未经许可使用其注册商标

l权利范围：

（57条）

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相似或者在同一类商品上使用与其注册商标相同或相似的商标，其容易导致混淆的

43条商标权有权许可别人使用自己的注册商标

三、转让权

42条商标权人有权将自己的商标转让给他人

四、许可权

五、质押权

六、续展权

延长注册商标的有效期

申请：

不予续展的商标:

注册商标的终止（商标专用权的消失）

l含义：

注册商标所有人在法律规定的原因发生时，其享有的商标权归于消灭而不复存在。

l注册商标终止的原因：

注册商标被商标局注销、撤销注册及被宣告无效

l注册商标终止的法律后果：

注册商标终止后，不再受到法律保护。

自注销、撤消、宣布无效之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标，不予注册（商标法50条）

商标专用权消失的原因

（一）商标权因注销而终止

l注销：

商标局对注册商标所有人自愿放弃或因故不能使用注册商标的事实的确认行为。

l注销的效力：

商标权自注销时终止

Q：

商标注销之后可否对注销之前的侵权行为提起诉讼？

A：

可以就截止到注销之日的侵权进行赔偿

l注销的原因：

（1）到期未续展（40条）10年+6个月

（2）自动放弃（实施细则73条）

（3）主体消亡

（二）商标权因撤销而终止

l撤销：

商标权人未遵守注册商标使用的规定而导致其商标权归于消灭。

是对比较严重的违法使用行为的一种行政制裁。

l撤销机关：

商标局依职权主动做出

l撤销的效力：

自撤销决定做出之日起生效

l撤销的原因：

（1）未履行法定使用义务－non-use（49条第2款、）,连续三年不使用；商标成为商品的通用名称；以其他违反法律的方式使用

（2）违法使用注册商标－自行改变注册商标、自行改变注册事项、自行转让（49条1款）

（三）商标权因无效而终止

l本不符合注册条件但获准注册的商标，通过商标裁定程序使商标权归于消灭

l原因：

（1）基于注册不当的无效（44条）——不具备注册条件，违反商标法第10、11、12条——以不正当手段取得；存在拒绝注册的绝对理由和相对理由

（2）侵犯他人在先权利和合法权益的无效（商标争议）

1）他人在先权利（31条）——在先其他权利，如著作权、专利权、商号权等（31条）；在先注册商标（41条第3款）；在先注册驰名商标

2）他人合法利益——他人未注册的驰名商标（13.1）；在先未注册商标；无权代理注册；不当使用地理名称作为商标注册的（16条）

l无效宣告的启动

1、商标局依职权启动或其他单位或个人提起

2、在先权利人（在先商标所有人和利害关系人）

l无效的裁决：

1、商标局依职权主动宣告无效的由商标局作出－不服可申请由评审委员会复审

2、由他人申请的，由商标评审委员会裁决－不服可在30天内起诉

l无效宣告请求的期限：

由利害关系人和商标所以人提出的，应在自商标注册之日起5年内提出（45条），对恶意注册，驰名商标所有人不受5年的时间限制。

l无效宣告的效力：

自始无效

Q：

商标宣告无效之后可否对无效之前的侵权行为提起诉讼？

A：

不可以。

注册商标的使用

l商标使用是商标注册的目的和法律要求（既是权力也是义务）

l商标法的使用是指注册商标的商业性使用

l注册商标的商业使用可以是注册商标人自行使用也可以是其他人被许可使用。

l商业使用的范围（48条）识别商品来源使用

1）使用于商品上

2）使用于商品包装上

3）使用于商品的容器上

4）使用在商品交易文书上

5）适用于广告宣传、展览

6）其他商业活动（赞助公益、体育、娱乐活动）

l商标的规范使用：

注册商标的使用应该规范

1）商标使用的主体须合法

2）使用的商标须合法

3）使用商标的商品或服务项目名称、范围须合法

4）注册商标应当标明，并注意标注的方式以防止使用不当造成显著性退化

l商标不规范使用会构成一般违法行为、冒充注册商标行为，严重的构成商标侵权行为。

l法律责任：

受到行政执法部门的行政处罚，导致商标专用权的丧失；一旦构成侵权，还要承担民事责任。

避风塘案

避风塘有限公司指控多家餐饮公司违法使用避风塘商标；而避风塘是源自广东的一种广式料理方式，不应该被注册为商标，所以多家餐饮公司联合提交了撤销避风塘商标的申请书。

Opium商标案

商标专用权的许可

l许可的方式和种类

许可商标所有人通过签订使用许可合同允许他人在一定期限内使用其商标

1）普通许可：

双方以及第三方被许可人多否可以使用商标

2）排他许可：

双方都可以使用商标

3）独占许可：

仅被许可人可以使用商标

普通

排他

独占

面对剧烈的市场竞争压力

相互竞争

竞争压力最小

经过许可人授权方可起诉

共同起诉或在许可人不起诉的情况下自行起诉

自行起诉

l许可的形式（43条）

1）订立商标使用许可合同

2）商标使用许可合同应当报备商标局备案、

#备案的效力：

未经备案，不影响合同效力，但当事人另有约定的除外。

未备案的，不得对抗善意第三人。

。

。

l许可合同当事人的主要权利义务

1许可人的义务：

1）权利瑕疵担保义务

2）权利保护义务（最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释2002年10月12日第4条）

3）商品质量控制（商标法第43条）

4）办理许可使用注册登记或备案的义务（实施条例第43条）

2被许可人的义务：

1）支付使用费的义务

2）禁止不当处分许可使用权的义务

3）标明身份的义务（商标法第43条）

4）质量保证义务（商标法第43条）

商标的合理使用

1.商标权的限制59条

2.指示性商业使用为标指商品或服务的用途，尤其是作为零配件所必须时，以符合工商业的诚信惯例的方式使用商标

3.比较广告如果在比较广告中使用他人的注册商标，可能会导致侵犯他人注册商标专用权。

（那你说个几把？

）

4.新闻报道及评论

5.滑稽模仿

6.字典中的使用（可是非商业的不是一定不会侵犯的吗？

这有意义吗？

）

7.先用权商标法59条

8.权利用尽

商标转让权的转让和转移

l转让的概念和方式：

注册商标所有人将其注册商标转让给他人所有。

通常通过签订书面转让合同，合同双方还应向商标局提交转让注册商标申请。

转让注册申请手续由受让人办理。

受让人在商标局核准转让申请，公告之日起享有商标权。

l转让的限制

1.避免市场混淆的限制（42条）（例：

联合商标必须同时转让为了保护大白兔商标而注册的大黑兔小白兔商标需要和大白兔一起转让）在同种或类似商品上注册的相同或近似商标必须一并转让。

（商标法第42条）

2.已经许可他人使用的商标的转让限制：

注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外

3.集体商标证明商标转让限制。

l转让的形式（42条）

1必须采用书面形式

2须经核准并公告（权利转移生效要件）

l注册商标的转移（注册商标的转移同样受到一并转移的限制）——接受注册商标转移的当事人应到商标局办理注册商标专用权转移手续

1）因继承而转移

2）因企业合并、被兼并而转移

第十六章商标法律制度概述

Q1:

如何理解商标的概念？

Q2:

商标的基本功能是什么？

商标在现代社会有什么意义？

Q3:

什么是集体商标和证明商标？

二者的区别何在？

Q4:

如何理解商标是一种知识产权？

第十七章商标权的取得

Q1:

长期使用但尚未注册的商标能否在我国受到法律保护？

应收到何种法律保护？

没有注册的商标在我国也是受到保护的，但是相对来说保护力度较小，不享有商标专用权，在对抗注册商标时需要提供要求保护的商标经过长期使用已经积累了一定的商誉，人民法院也可以要求注册商标权人提供此前3年实际使用该商标的证据。

否则，被控侵权人不承担赔偿责任，不过也要停止侵犯原告的商标专用权。

（商标法64条）

Q2:

我国《商标法》规定的商标注册应符合的各项规定？

l标志的可视性

商品的生产（包括制造、加工、拣选）者和经营者在商品或商品的包装、容器上使用的，具有显著特征的，文字（包括字母、数字）、图形、线条、三维标志和颜色组合以及上述要素的组合，用以区别自己的商品／服务与他人的商品／服务的可视性标志。

（《商标法》第8条）

l标志的显著性

我国《商标法》第9条规定：

"商标使用的文字、图形或者其组合，应当有显著特征，便于识别。

"

构成商标的文字、图形或其组合从总体上具有明显的特色，能与他人同种或类似商品上的商标区别开来，在市场交易中足以使一般人据以辨别不同经营者提供的商品或服务，即商标具有独特性和可识别性。

l标志的非功能性

商标法第12条：

以三维申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册（飞利浦剃须刀案）

#如果该外形的主要功能性特征仅仅是为了获得技术效果，即使还有其他外形能够实现相同的技术效果，该标识仍不应获准注册

l标志内容不得违反法律禁止性规定

绝对禁用标志（商标法第10、12条）详见PPT

l标志的注册不得侵犯他人在先权利

（商标法第9、13、18、31条）

i.著作权

ii.地理标志权

iii.商号权

iv.外观设计专利

v.姓名权

vi.肖像权

vii.具有一定影响的未注册商标（先用权）

viii.他人驰名商标

l不得误导性使用地理标志

商标法16条：

商标中有商品的地理标志，而商品又非来源于该标志所标识的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用。

Q3：

商标显著性的含义及判断显著性的法律标准。

含义：

我国《商标法》第9条规定：

"商标使用的文字、图形或者其组合，应当有显著特征，便于识别。

"

#构成商标的文字、图形或其组合从总体上具有明显的特色，能与他人同种或类似商品上的商标区别开来，在市场交易中足以使一般人据以辨别不同经营者提供的商品或服务，即商标具有独特性和可识别性。

否定性审查原则

商标法第11条：

下列标志不得作为商标注册：

1）仅由本商品的通用名称、图形、型号的

2）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的

3）缺乏显著特征的：

（详见PPT）

#判断诉争上报是否为其制定使用商品的通用名称，应当审查其是否属于该商品法定的或者约定俗成的商品名称。

（金骏眉案）

#最高人民法院认为，因历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，其在该相关市场内的通用称谓可以认定为通用名称；注册商标权人不能因其在该商品市场推广中的贡献主张对该商品的通用名称享有商标权，无权禁止他人使用该通用名称来表明商品品种来源。

【（2013）民申字第1642号】

Q4:

是否具有显著性的商标就一定能注册为商标？

当然不一定。

显著性作为注册商标的一个重要因素是必不可少的，但同时需要满足其他法定条件才可以获得注册商标,如：

商标的可视性，非功能性，合法性，不得误导性地使用地理标志，不侵犯他人在先全力等等。

Q5：

企业应该如何保护注册商标的显著性，防止商标退化？

1.当商标被收入字典、百科全书或类似的工具书之后，给人造成了该商标对于其注册的商品或服务是通用名称的印象，则商标权人可以要求出版商在下次出版修订时附加说明该名词是已注册商标

2.注册商标权人应该尽力向龚总宣传自己的注册商标并不是其指代的商品的通用名称。

3.商标标注醒目化：

如可口可乐

4.禁止自身不当使用商标的行为

5.阻止称呼不当，将商标直接称为通用名的行为：

Google的及时阻止

6.关注政府或相关组织的行为，阻止商标作为商品名称被收录进商品会变成字典等

7.对于竞争企业将商标作为商品名称的种种行为要采取必要的法律措施予以阻止。

第十八章商标权的内容

Q1:

论述商标专有权的内容。

l商标权的专有性质：

商标权人在核定的商品上独占性地使用核准的商标的权利。

l权利范围:

注册商标的专有权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

（56条）

l注册商标需要在同一类的其他产品上使用的，应当另行提出注册申请（23条）

l注册商标需要改变其标志的，应该重新提出注册申请（24条）

l需要注意的是，知识产权没有所谓“自用权”。

“商标权”也仅仅是禁用权，而非自用权。

“商标专用权”只能控制他人未经许可在相同或类似商品上使用相同或近似商标的行为。

至于商标权人自己能否使用，取决于其使用商标的行为是否侵犯他人权利或以其他方式违反法律规定，与有无取得“商标专用权”毫无关系。

Q2：

哪些行为属于“对商标的使用”？

l商标法第48条

l将商标用于商品本身、商品的包装或容器上的行为

l在商品交易书上印刷商标、在广告宣传中出现商标以及在展览或其他商业活动中标注商标都构成对商标的使用

l但是，为了维持商标注册而需要对商标进行的使用与构成商标侵权的使用在范围上是有区别的。

l为了维持商标注册而进行的使用必须是真实、善意和具有一定商业规模的。

l真实：

对商标的使用是否为了创设或者维持相关商品或服务的商场份额

l为维持商标注册所需要的使用还必须能够发挥识别来源作用。

Q3：

哪些情形可以导致商标专用权的消灭?

商标专用权消失的原因

（一）商标权因注销而终止

l注销：

商标局对注册商标所有人自愿放弃或因故不能使用注册商标的事实的确认行为。

l注销的原因：

（1）到期未续展（40条）

（2）自动放弃（实施细则73条）

（二）商标权因撤销而终止

l撤销：

商标权人未遵守注册商标使用的规定而导致其商标权归于消灭。

是对比较严重的违法使用行为的一种行政制裁。

l撤销机关：

商标局依职权主动做出

l撤销的原因：

（1）未履行法定使用义务－non-use（49条第2款、）,

（2）违法使用注册商标－自行改变注册商标、自行改变注册事项、自行转让（49条1款）

（三）商标权因无效而终止

l本不符合注册条件但获准注册的商标，通过商标裁定程序使商标权归于消灭

l原因：

（1）基于注册不当的无效（44条）——不具备注册条件，违反商标法第10、11、12条——以不正当手段取得

（2）侵犯他人在先权利和合法权益的无效（商标争议）

1）他人在先权利（31条）——在先其他权利，如著作权、专利权、商号权等（31条）；在先注册商标（41条第3款）；在先注册驰名商标

2）他人合法利益——他人未注册的驰名商标（13.1）；在先未注册商标；无权代理注册；不当使用地理名称作为商标注册的（16条）

Q4:

商标专用权能否单独转让？

在同种或类似商品上注册的相同或近似商标必须一并转让。

（商标法第42条）

但是，一些国家已经立法允许了单独转让注册商标，只要商标转让之后，使用该商标的商品或服务具有同样的品质，并不会损害商标的识别功能或消费者的利益——现代商标的品质保障功能。

Q5：

商标的许可使用中应注意哪些方面的问题?

l许可的方式和种类

许可商标所有人通过签订使用许可合同允许他人在一定期限内使用其商标

1）普通许可

2）排他许可

3）独占许可

l许可的形式（43条）

1）订立商标使用许可合同

2）商标使用许可合同应当报备商标局备案、

#备案的效力：

未经备案，不影响合同效力，但当事人另有约定的除外。

未备案的，不得对抗善意第三人。

。

。

l许可合同当事人的主要权利义务

1许可人的义务：

1）权利瑕疵担保义务

2）权利保护义务（最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释2002年10月12日第4条）

3）商品质量控制（商标法第43条）

4）办理许可使用注册登记或备案的义务（实施条例第43条）

2被许可人的义务：

1）支付使用费的义务

2）禁止不当处分许可使用权的义务

3）标明身份的义务（商标法第43条）

4）质量保证义务（商标法第43条）

第十九章不侵犯商标权的行为

Q:

“商标合理使用”这一术语在何种情况下是准确的、在何种情况下是不准确的？

“灯影牛肉”案中，由于灯影牛肉成了该食品的通用名称，所以尽管某公司对“灯影”进行了商标注册，也无权阻止其他公司使用灯影牛肉的名称，准确来说，该行为是非商标使用而并非商标的合理使用。

另：

雪花粉案。

那么就可以得出，当非商标权人使用注册商标是用来描述其商品或服务的特征、以及说明商品或服务的用途、来源时，是对商标的合理使用；当非商标权人只是使用与注册商标相同的文字来介绍该类具有通用名称的商品或服务时，不能称为商标的合理使用，而是非商标的使用。

Q：

使用与注册商标相同或近似的文字或图形描述商品或服务的特征是否均不构成商标侵权行为？

不是。

宝马维修部案例。

如果一个不是宝马公司授权的宝马维修部使用了一个很大的宝马商标，却把自己的服务名称（维修宝马）写的很不引人注目，从而造成了不正当竞争，但却不会侵