其他专利纠纷行政调解指引.docx
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其他专利纠纷行政调解指引
其它专利纠纷行政调解指南
（征求意见稿）
国家知识产权局专利管理司
2016年3月
目录
第一章 专利行政调解程序1
第一节基本原则1
第二节调解请求的提出、受理和立案2
2.1调解请求的提出2
2.2调解请求的管辖2
2.3受理范围2
2.4受理条件3
2.5受理及立案4
2.6不予受理4
2.7诉讼时效5
第三节调解工作5
3.1调解员5
3.2调解6
3.3调解协议书6
3.4调解时限7
3.5中止调解7
3.6举证责任8
3.7调解终止9
3.8司法确认9
第四节其他事项9
4.1案卷管理9
4.2调解员名录10
4.3调解员管理10
第二章 专利权属纠纷的行政调解10
第一节基本概念10
1.1发明创造11
1.2专利申请权11
1.3专利权11
1.4专利权属纠纷11
1.5发明人或设计人11
1.6本单位12
1.7本单位的物质技术条件12
第二节职务发明创造引起的专利权属纠纷的行政调解12
2.1职务发明专利权属纠纷调解案件的类型12
2.2职务发明创造的判断13
第三节委托开发与合作开发引起的专利权属纠纷的行政调解29
3.1委托开发完成的发明创造29
3.2合作开发完成的发明创造31
3.3委托开发与合作开发的判断33
3.4发明创造的内容与合同标的的关系34
第四节技术转让引起的专利权属纠纷的行政调解37
4.1权利转让38
4.2技术秘密转让40
4.3技术秘密使用许可41
第三章发明人或设计人署名权纠纷的行政调解43
第一节发明人或设计人资格的构成要件43
1.1存在专利法意义上的发明创造44
1.2是发明创造的实际参与人46
1.3对发明创造的实质性特点作出创造性贡献48
第二节 判断发明人或设计人资格的考虑因素52
2.1当事人提交的证据52
2.2当事人对技术方案的细节及其形成过程的了解程度54
2.3当事人在发明创造过程中承担的角色55
第三节 判断发明人或设计人资格的注意事项59
3.1发明人或设计人署名权的性质59
3.2发明人或设计人署名权纠纷中的举证62
第四章奖励报酬专利纠纷的行政调解64
第一节基本概念和基本原则64
1.1奖励和报酬65
1.2被授予专利权的单位66
1.3职务发明人或设计人67
1.4约定优先原则68
第二节奖励纠纷的行政调解72
2.1支付奖励的条件72
2.2奖励的方式和数额75
2.3奖励的支付期限76
第三节报酬纠纷的行政调解77
3.1支付报酬的条件77
3.2支付报酬的数额81
3.3报酬的支付期限86
第四节多个发明人之间的奖酬纠纷的调解88
第五章 发明专利申请临时保护期使用费纠纷的行政调解89
第一节临时保护的构成条件89
5.1涉案专利仅限于发明专利90
5.2涉案专利被授予专利权，且请求人在专利授权后提出调解请求91
5.3他人的实施行为发生在临时保护期92
5.4他人的实施行为落入专利保护范围95
第二节临时保护期使用费的确定98
2.1确定补偿费用的原则98
2.2确定补偿费用的考虑因素99
第六章专利侵权损害赔偿额的计算103
第一节权利人的实际损失103
1.1权利人实际损失的计算103
1.2确定权利人实际损失时的考虑因素105
第二节侵权人获得的利益109
2.1侵权人获得的利益的计算110
2.2确定侵权人获得的利益时的考虑因素112
2.3侵权人获得的利益的举证责任分配115
第三节专利许可使用费的合理倍数116
3.1许可使用费的确定116
3.2以许可使用费为依据确定赔偿数额时的注意事项118
第四节法定赔偿121
4.1确定法定赔偿数额的方法121
4.2需要考虑的其他因素122
第五节合理开支126
第一章 专利行政调解程序
发生专利纠纷时，当事人可以请求管理专利工作的部门对该专利纠纷予以调解。
专利行政调解，是管理专利工作的部门在日常专利管理和专利行政执法过程中，对专利申请权和专利权的权属纠纷、发明人或设计人资格纠纷、职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬纠纷、发明专利临时保护期使用费纠纷以及侵犯专利权的赔偿数额纠纷等，以专利法及相关法律法规为依据，以当事人自愿为原则，通过对当事人的说服和疏导，促使当事人平等协商、互谅互让，达成调解协议，以快速解决纠纷的行为。
第一节基本原则
除遵循专利行政执法的基本原则外，行政调解还应当遵循以下原则：
（一）自愿原则。
调解应当充分尊重当事人意愿，不得强迫当事人接受调解方式或者调解协议。
（二）合法原则。
调解应当符合法律、法规及规章，不得损害国家利益、公共利益和他人合法权益。
（三）保密原则。
除双方当事人均明确表示可以公开进行外，调解应当在保密状态下进行，调解内容和文件材料不得对外公开。
（四）无偿原则。
管理专利工作的部门调解专利纠纷，不得收取任何费用。
第二节调解请求的提出、受理和立案
2.1调解请求的提出
行政调解可以由一方当事人或者双方当事人提出请求。
请求管理专利工作的部门调解专利纠纷的，应当提交书面请求书，一份正本以及与被请求人数相当的副本。
请求书应当记载以下内容：
（一）请求人的姓名或者名称、地址，法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；委托有代理人的，写明委托代理人的姓名、职务、通信联系方式和代理机构的名称、地址；
（二）被请求人的姓名或者名称、地址、法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；
（三）请求调解的具体事项、依据的事实和理由。
请求书应当由请求人签名或盖章。
2.2调解请求的管辖
请求调解专利纠纷的，当事人可以请求被请求人所在地的管理专利工作的部门予以调解。
管理专利工作的部门认为调解案件不属于本部门管辖的，应当告知当事人向有管辖权的部门请求调解。
管理专利工作的部门对管辖权发生争议的，由其共同的上级人民政府管理专利工作的部门指定管辖；无共同上级人民政府管理专利工作的部门的，由国家知识产权局指定管辖。
2.3受理范围
除专利侵权纠纷和专利侵权赔偿额纠纷之外，管理专利工作的部门还可以对下列专利纠纷进行调解：
（一）专利申请权和专利权的权属纠纷（下称专利权属纠纷）；
（二）发明人或设计人资格纠纷；
（三）职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬纠纷（下称奖酬纠纷）；
（四）在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷（下称发明专利临时保护期使用费纠纷）。
2.4受理条件
请求调解专利纠纷的，应当符合下列条件：
（1）请求人是专利纠纷的当事人或其权利继受人；
（2）有明确的被请求人；
（3）有明确的请求事项和具体事实、理由；
（4）属于该管理专利工作的部门的受案范围和管辖范围；
（5）当事人没有就该专利纠纷向人民法院起诉，也未申请仲裁。
专利权属纠纷的当事人包括专利权人或专利申请人、其他主张对专利或专利申请享有权利的人。
发明人或设计人资格纠纷的当事人包括发明人或设计人、主张自己为发明人或设计人的人以及专利申请人或专利权人。
专利文件上列有多个发明人或设计人，部分发明人主张其中某一个或某一些发明人或设计人未对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的，主张者和被主张者均为当事人。
奖酬纠纷的当事人包括专利权人、发明人或设计人或其权利继受人，主张自己为发明人或设计人的人。
发明专利临时保护期使用费纠纷的当事人包括发明专利技术使用者和专利权人或其权利继受人，但不包括专利实施许可合同的被许可人。
2.5受理及立案
管理专利工作的部门收到上述纠纷的调解请求后，符合受理条件的，应当在5个工作日内将请求书副本送达被请求人，要求其在收到请求书副本之日起15日内提交意见陈述书，表明是否同意调解；同意调解的，可以就请求人提出的调解事项说明理由。
被请求人同意进行调解并提交意见陈述书就请求人提出的调解事项说明理由的，管理专利工作的部门应当及时立案，并发出《立案通知书》，通知请求人和被请求人调解的时间和地点。
专利纠纷涉及第三人的，应当通知第三人参加，一并进行调解。
被请求人逾期未提交意见陈述书、或者在意见陈述书中表示不接受调解的，管理专利工作的部门应当在期限界满或者收到意见陈述书之日起5个工作日内制作《调解不予立案通知书》，并送达请求人。
2.6不予受理
下列行政调解请求，管理专利工作的部门不予受理：
（1）已向仲裁机构申请仲裁的；
（2）已向人民法院起诉的；
（3）不属于该管理专利工作的部门的受案范围和管辖范围；
（4）管理专利工作的部门认为不应受理的其他情形。
2.7诉讼时效
专利纠纷的解决已经超过诉讼时效的，管理专利工作的部门可以本着自愿原则进行调解。
已经超过诉讼时效的专利纠纷，在调解确定补偿数额时应当考虑诉讼时效的因素。
第三节调解工作
3.1调解员
管理专利工作的部门受理行政调解请求后，应当在收到被请求人同意调解的意见陈述书之日起5个工作日内安排双方当事人从调解员名录中协商选定调解员，不能共同选定调解员的，由管理专利工作的部门负责人从调解员名录中指定调解员。
事实清楚、情形简单的纠纷，可以由一名调解员现场组织调解；其他情形的纠纷，应当由三名以上调解员组成调解组进行调解。
行政调解员有下列情况之一的，应当回避：
（一）是本案当事人或者与当事人、代理人有近亲属关系的；
（二）与本案有利害关系的；
（三）与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响案件公正调解的。
当事人认为行政调解员有前款应当回避情形之一的，可以向管理专利工作的部门口头或者书面申请其回避；调解员有前款情形之一的，应当主动回避。
管理专利工作的部门负责人决定调解员的回避。
3.2调解
调解时，调解员应当宣布调解纪律，核对当事人身份，宣布当事人的权利和义务，宣布调解员、记录人的身份，询问当事人是否申请回避。
行政调解过程中，调解员应当充分听取双方当事人的意见陈述，查明争议的基本事实，依据法律、法规、规章及政策对双方当事人进行说服、劝导，引导当事人达成调解协议。
当事人可以自行提出调解方案，调解员也可以提出调解方案供双方当事人协商时参考。
管理专利工作的部门调解专利纠纷，应当制作调解笔录，记载调解时间、地点、参加人员、当事人基本情况、协商事项、当事人意见和调解结果，由当事人和主持调解的调解员核对无误后签名或者盖章。
调解时，调解员应当对调解过程以及调解过程中获悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和其他依法不应公开的信息保守秘密，但为维护国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。
调解结果涉及第三人合法权益的，应当征得第三人同意。
第三人不同意的，终止行政调解。
3.3调解协议书
当事人通过调解达成协议的，可以签订调解协议书。
当事人认为不需要签订调解协议书的，由调解员将协议内容记入笔录，并交双方当事人签字或盖章。
调解协议书应当载明下列事项：
（1）当事人及其委托代理人的相关情况，包括姓名或名称、性别、年龄、职业、工作单位、住所、法定代表人姓名、职务；
（2）纠纷的主要事实、争议事项；
（3）当事人达成调解协议的内容，履行的方式和期限；
（4）当事人违反调解协议的责任；
（5）调解协议书的生效条件和生效时间；
（6）其他相关事项。
调解协议书应当由当事人及调解人员签名或盖章，并加盖管理专利工作的部门印章。
调解协议书未明确具体的生效时间的，自双方当事人签字或盖章之日起生效。
当事人应当自觉履行调解协议，不得擅自变更或者解除调解协议。
有下列情形之一的，行政调解协议无效：
（一）违反法律、法规强制性规定的；
（二）侵害国家利益、社会公共利益及他人合法权益的。
3.4调解时限
管理专利工作的部门调解专利纠纷，应当在立案之日起60日内结案。
有特殊情况需要延长的，经部门领导批准，可以延长30日。
3.5中止调解
有下列情形影响案件处理的，当事人可以提出中止处理请求，是否中止，由管理专利工作的部门决定：
（一）一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加案件处理的；
（二）一方当事人丧失民事行为能力，尚未确定法定代理人的；
（三）作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；
（四）一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加案件处理的；
（五）本案必须以另一案的处理结果为依据，而另一案尚未处结的；
（六）其他应当中止处理的情形。
中止的原因消除后，依当事人的申请可恢复调解。
3.6举证责任
调解专利纠纷，由当事人对其主张负举证责任。
但下列事实，当事人无需举证证明：
（1）众所周知的事实；
（2）自然规律及定理；
（3）根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实；
（4）已为人民法院发生法律效力的裁判文书所确认的事实；
（5）已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；
（6）已为有效公证文书所证明的事实。
上述
（1）、（3）、（4）、（5）、（6）项，当事人有相反证据足以推翻的除外。
此外，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。
一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。
管理专利工作的部门在处理专利侵权纠纷时，可根据需要依职权调查收集有关证据。
3.7调解终止
有下列情形之一的，行政调解终止：
（一）调解达成调解协议的；
（二）调解过程中至少一方不同意继续进行调解的；
（三）调解过程中至少一方无正当理由在规定的时间不参加调解活动的；
（四）经调解未能在合理期限内达成调解协议的。
经调解未能达成调解协议的，管理专利工作的部门应当终止调解，并告知当事人其他的法律解决途径。
3.8司法确认
调解协议达成后，双方当事人可以向有管辖权的法院申请司法确认。
经司法确认有效的调解协议，一方当事人拒绝履行或者未全部履行经司法确认有效的调解协议的，另一方当事人可以向作出确认决定的人民法院申请强制执行。
第四节其他事项
4.1案卷管理
管理专利工作的部门受理专利纠纷案件的，应当按照一案一号、一案一卷的原则建立案卷。
调解员应将调解专利纠纷案件过程中形成的文书、档案及时归档，统一管理。
调解员应当在案件结案后3个月内将调解案卷移交本部门档案管理机构归档。
4.2调解员名录
管理专利工作的部门应当建立本部门的行政调解员名录，供当事人遴选。
调解员通常应当具有涉案专利所属技术领域的技术知识和专利法律知识。
管理专利工作的部门调解时，经双方当事人同意，可以邀请有关单位和个人予以协助。
4.3调解员管理
调解员无正当理由或者在规定的时间内不履行行政调解职责，造成严重后果的，应当按规定追究相关人员的责任。
管理专利工作的部门应当定期对调解员进行培训，并可以对在行政调解工作中做出突出贡献的调解员和其他工作人员给予表彰。
第二章 专利权属纠纷的行政调解
根据《专利法实施细则》第八十五条第一项的规定，管理专利工作的部门应当事人请求，可以对专利申请权和专利权归属纠纷进行调解。
第一节基本概念
1.1发明创造
专利法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
1.2专利申请权
专利申请权是指从发明创造被提交专利申请之后到被授予专利权之前，申请人享有的处置该专利申请的权利，包括修改申请文件、决定是否继续进行申请程序等权利，其指向的是已经提出申请但尚未被授权的发明创造。
1.3专利权
专利权是指发明创造被公告授予专利权之后，专利权人享有的对该发明创造进行处置的权利，包括放弃其专利、转让其专利、许可他人实施其专利、制止他人未经专利权人许可，以生产经营为目的实施专利的权利等，其指向的是已经被授予专利权的发明创造。
1.4专利权属纠纷
专利权属纠纷，是指双方或多方当事人之间，对专利申请权和专利权的归属问题产生争议进而引起的纠纷。
1.5发明人或设计人
发明人或设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。
在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或设计人。
1.6本单位
本单位，是指发明人或设计人所在的，能够以自己的名义从事民事活动，独立享有民事权利，独立承担民事责任和义务的组织，既包括法人单位，也包括能够独立从事民事活动的非法人单位，如个人独资企业、个人合伙企业等。
本单位包括借调、兼职、实习等建立临时劳动关系的临时工作单位，以及在作出发明创造之前1年内发明人或设计人办理退休、调离手续或者劳动、人事关系终止的单位。
1.7本单位的物质技术条件
本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
第二节职务发明创造引起的专利权属纠纷的行政调解
执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。
职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
2.1职务发明专利权属纠纷调解案件的类型
因职务发明创造引发的权属纠纷调解请求通常由发明人或设计人、或者其所在单位提起。
包括：
（1）发明人或设计人认为归属于其所在单位的发明创造属于非职务发明；
（2）发明人或设计人将研发成果以个人名义申请专利，其所在单位认为该发明创造属于职务发明创造；
（3）发明人或设计人从原单位退休、调离原单位后或者与原单位终止劳动、人事关系后1年内，其作为发明人或设计人的发明创造由其本人、或者其他单位或个人提交专利申请，原单位认为该发明创造与发明人或设计人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关联，属于发明人或设计人在原单位的职务发明创造；
（4）主张自己为发明人或设计人的自然人在提起发明人或设计人资格纠纷调解请求的同时，主张所述发明创造为非职务发明创造而提起专利权属纠纷调解请求。
2.2职务发明创造的判断
下列发明创造属于职务发明创造：
（一）在本职工作中完成的发明创造；
（二）履行单位在本职工作之外分配的任务所完成的发明创造；
（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造；
（四）主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件完成的发明创造。
判断是否属于职务发明创造，不取决于发明创造是在单位内还是在单位外作出，也不取决于是在工作时间之内还是在工作时间之外的业余时间做出，只要属于执行本单位的任务或者主要是利用了本单位的物质技术条件，均属于职务发明创造。
2.2.1本职工作中的发明创造
“本职工作”是指根据劳动合同、聘用合同等确定的工作人员的工作职责。
本职工作即发明人或设计人的职务范围，属日常工作职责，既不是指单位的业务范围，也不是指个人所学专业的范围。
本职工作的性质是判断发明创造的作出是否为执行本单位的任务的首要因素。
原则上，一个单位研发部门工作人员的本职工作即为从事研究、开发、设计等，他们在执行相应的研究、开发、设计任务中完成的发明创造属于在本职工作中作出的发明创造。
如果发明人或设计人的本职工作并非研发，而是其它不涉及技术创造的工作，例如行政管理、秘书、人力资源管理等，其没有从事发明创造的义务，如果其在完成相应职责工作之余做出了与本单位相关的发明创造，则不属于在本职工作中完成的发明创造。
【案例2-1】
余某是某汽车公司专门从事发动机开发的工程师，其在工作中发明了一种节能发动机，该发明应当属于职务发明创造；丁某是该汽车公司的修理工，其针对某款汽车油耗较高的缺陷发明了一种节油装置，因为其本职工作是修理汽车而非改进汽车性能，因此该发明不应当属于职务发明创造。
【案例2-2】
孔某为某消防安全设备公司的技术研发人员，其接受公司的指派研制了一种高速水雾喷头技术。
后该公司将该喷头申请专利并获得授权，孔某是发明人之一。
孔某认为该技术不是在工作时间完成，而是其本人利用休息时间在晚上思考问题时完成的，属于非职务发明，专利权应归其个人所有。
分析与评述：
一般而言，一个单位研发部门的工作人员的本职工作就是从事研究、开发、设计等工作，他们执行相应的研究、开发、设计任务完成的发明创造属在本职工作中作出的发明创造，这是职务发明创造最典型、最常见的情形。
本案中，孔某的本职工作就是技术研发，涉案专利高速水雾喷头是孔某接受公司委派的研制任务而开发完成的技术，应当属于孔某在本职工作中作出的发明创造，属于职务发明创造。
对于孔某所主张的该设计由其一人在业余时间构思而成的观点，应当认为，不能仅以技术构思是在业余时间完成而当然认定有关发明创造即为非职务发明创造。
发明创造是人的智力活动成果，而智力活动与体力劳动最大的不同之处就在于智力活动具有一定的连续性。
一个人在上班时间进行的技术构思不会因为下班而完全停止。
因此，只要是执行单位任务或者主要是利用单位的物质技术条件完成的发明创造，不论其技术构思是在上班时间还是业余时间完成，均应属于职务发明创造。
【案例2-3】
某工具厂的生产经营范围为汽车修理专用可调铰刀、板牙架等。
余某在任该厂厂长期间，以个人名义申请了名为“气门座圈拉器”的实用新型专利并被授予专利权。
余某在获得该专利权后，将该专利技术无偿投入到该工具厂的生产中。
余某退休后，双方对该专利权的归属产生纠纷。
分析与评述：
厂长具有作出与本厂业务有关的非职务发明的权利。
但是，厂长是企业的法定代表人，全权负责企业各方面的工作，厂长的本职工作一般不能理解为仅仅是行政领导，而与业务和技术问题无关。
在认定厂长的发明创造是否为执行本单位的任务时，应着重从两个方面予以审查：
一是发明创造技术方案的完成时间是否在其任职期内；二是该发明创造是否落入企业的生产经营范围之内。
本案中，涉案专利的技术方案为余某在其任厂长期间完成的，且涉案专利产品是在工具厂原有产品基础上的完善和改进。
因不断研制开发这类新产品与工具厂的生存息息相关，因此涉案专利技术属于该厂的生产经营范围。
工具厂为街道小厂，其内部对新产品研制开发工作并无明确具体的分工，该厂也无专职的新产品研制开发部门或人员，而余某本人无论是在任该厂厂长之前或之后，对该厂技术开发工作均承担着主要职责。
因此，余某对涉案专利的研制，属于执行本单位的任务，涉案专利应为职务发明创造，专利申请权和专利权均应属于工具厂。
假定涉案专利的技术方案是余某在其任厂长之前完成的，则需要确定完成该专利时余某的本职工作是什么。
如果在完成该专利时余某根本不在该工具厂任职，则余某对该专利的研发不可能属于“本职工作中的发明创造”；如果其在任厂长之前负责或者参与该厂的技术开发，则余某对该专利的研制仍属于“本职工作中的发明创造”；如果在完成该专利时余某并不负责或者参与该厂的技术开发，则余某对该专利的研发不属于“本职工作中的发明创造”。
至于该专利是否属于职务发明创造，还要从其是否在履行单位在本职工作之外分配的任务、是否主要利用了本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件等方面进行考量。
2.2.2履行本单位交付的其它任务作出的发明创造
履行本单位交
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