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设计知识产权管理

第十章设计知识产权管理

第一节知识产权的概念及特点

一、知识产权的概念

知识产权(IntellectualProperty)这一概念是从西方引入的,它是指人们可以就其智力创作成果所依法享有的专有权利。

在国际上,一般认为知识产权主要包括专利权、商标权、著作权和其他智力成果权等几个方面的权利。

国际保护工业产权协会(即AIPPI)1992年东京大会认为,知识产权分为“创作性成果权利”与“识别性标记权利”两大类。

其中前一类包括发明专利权、集成电路权、植物新品种权、Know-how权(即“技术秘密”权)、工业品外观设计权、版权(著作权)、软件权。

后一类包括商标权、商号权(也称“厂商名称”权)、其他与制止不正当竞争有关的识别性标记权。

而传统的知识产权主要包括专利权、商标权与版权,这也是在设计管理中经常碰到的知识产权。

二、知识产权的特点

财产可以分为动产、不动产和知识性财产三种。

这三种财产又可以分为有形财产和无形财产。

知识性财产即是智力创作成果权,也就是知识产权。

因此知识产权的第一个也是最重要的一个特点即是“无形”。

这一特点把它们同一切有形财产及人们就有形财产享有的权利分开。

有形财产的所有人可以有权利转卖、出借或出租它。

一项专利权,作为无形财产,其所有人行使权利转让它时,转让的是制造某专利新产品的“制造权”或是销售某种专利产品的“销售权”,却不是专利产品的本身。

由于无形,知识产权的权属关系不像有形财产那么明显,这使得知识产权权利人被不慎而侵权的可能性大大高于有形财产的拥有人,如非专利权人可以采用隐蔽手段使用专利权而侵害专利权人的权利。

同时,知识产权权利人也有可能“货许三家”或“一女两嫁”。

如一幢房产的权利人不可能同时将这幢房产同时卖给两个或更多的买主;而专利权人可以采用非独占许可的方式把其专利权同时转让两个或更多的买主;商标权人同时容许几个商家使用其商标。

因此,无形这一特点使知识产权的保护、知识产权侵权认定及知识产权贸易带来了比有形财产在相同情况下复杂得多的问题。

从“无形”这一首要特点出发或与它相关,产生出它与有形财产产权相比其独特的特点。

(1)专有性:

也称独占性。

知识产权权利人对其专利权、商标权、著作权等享有独占权,未经知识产权人许可的使用,一般即构成侵权。

如两人分别做出相同的发明,则在分别申请的情况下,只可能由其中一人获专利权,获专利权将有权排斥另一人将其自行研制的发明转让或许可第三者,另一人只剩下“在先使用权”。

不了解知识产权的这种排他性,往往是某些发明人丧失了自己本应享有的权利的一个原因。

(2)地域性:

这是指知识产权(专利权、商标权、著作权等)依照一定国家的法律产生,也是在其依法产生的地域内有效,对其他国家没有任何约束力,外国对其权力不承担保护义务。

一发明创造只在我国取得专利权,那么专利权人只在我国享有专有权或独占权。

如果有人在其他国家或地区生产使用或销售该发明创造,则不属于侵权行为。

因此,为了在其他国家或地区获得保护,就必须在当地申请专利,否则将得不到保护。

(3)时间性:

所谓时间性是指某项知识产权权利人所拥有的权利只在法律规定的时间内有效,期限届满后,知识产权权利人对其权利将不再享有。

例如,我国专利法规定发明专利权的保护期限自申请日起计算为20年。

商标可以有数次续展,但不续展也会终止。

三、设计知识产权保护的意义

知识产权是企业对科学技术拥有的一种法权。

在市场经济体制下,知识产权作为无形资产,不仅具有可观的经济价值,而且作为一种法定的独占权,更具有可观的竞争价值,是一种进可攻,退可守的重要竞争手段。

知识产权所能提供的这种竞争优势,为现代企业的发展提供了有力保障。

知识产权是企业的重要无形资产和智力财富。

现代企业作为技术、知识密集型企业,其竞争的主要武器就是技术。

知识产权是现代企业最宝贵的资产,是现代企业存在和发展的基础。

谁掌握了相对于同行业竞争对手的优势技术,就掌握了竞争的优势地位,掌握了获得垄断市场的武器,获得高额利润的源泉。

知识产权是参与国际竞争的有力手段,是国际科技合作的前提和基础。

随着知识型经济的兴起,知识产权在企业乃至国家科技、经济发展中所处的战略地位进一步增强。

在我们所处的开放的国际大环境中,经济竞争的胜败,只取决于产品的质量和成本,取决于产品的科技水平和知识含量,归根结底就是取决于知识产权的占有量和知识产权的保护水平,加强知识产权保护已成为一种必然的趋势。

总之,从法律角度来看,知识产权是对智力成果的拥有权,是一项法权;从经济角度来看,它是一种具有重大价值的无形资产和智力财富;从市场竞争角度来看,它是强有力的竞争资源和制胜手段,因此加强设计知识产权的管理,才能提高现代企业的设计实力与竞争优势,保护现代企业持续稳定健康地发展,使我们民族企业有实力参与国际竞争。

第二节专利的管理

专利是设计管理过程中所涉及的知识产权中最重要的组成部分。

在当今知识经济的时代,对当今企业来说,其拥有专利的多少,标志着它竞争能力的大小,因此,专利的管理是企业设计知识产权管理的核心内容。

一、专利的基本概念及专利的种类

1.专利的概念

专利是专利权的简称。

它是指一项发明创造即发明、实用新型或外观设计向国家专利管理机构提出专利申请,经依法审查合格后,向专利申请人授予的在规定的时间内对该发明创造享有的专有权,即专利权。

它是具有排他性的,在专利法规定的有效期内,专利权人对其发明创造享有独占权。

专利一词可以从三个方面理解,首先从法律意义上说,专利指的是一种法律认定的权利,是专利权人依法对其发明创造取得的专有权也就是专利权。

其次,从技术发明说,专利是指受专利法保护的发明、实用新型和外观设计三种具体形式。

专利的另一个含义是指授予专利权的发明创造内容的详细说明书和受法律保护的技术范围,是具有法律效力的文件。

通常说的“查专利”就是指查阅这种专利文献,因此,专利又可以理解为公开的专利文献。

从这几个方面看,可以说专利是具有独占权的公开技术。

2.专利的种类

(1)发明专利:

发明是指利用自然规律在技术应用上的创造和革新。

我国专利法规定:

发明是“对产品、方法或者其改迸所提出的新的技术方案。

”发明专利有两个显著的特性。

一是其技术特性,它指的是解决特定技术课题的新的技术方案;二是其法律特性,它需要按专利法,经过主管专利机构的审查,确定其符合专利法条件,才能取得专利权。

发明专利中所指的产品是指工业上能够制造的各种新制品,包括有一定形状和结构的固体、液体、气体之类的物品。

所谓方法是指对原料进行加工制成各种产品的方法,如药品的制造方法。

需要指出的是,专利法意义上的这种发明的新的技术方案,它可以是一种还没有直接应用于工业生产的技术构想,但它应具有在;工业上应用的可能性,可以解决具体的技术问题。

(2)实用新型专利:

与发明一样,实用新型所保护的也是一个新的技术方案,但它们存在差别,有所不同。

①从保护范围来说,实用新型专利的范围比发明专利要窄得多,它仅限于保护有一定形状或结构的新产品,不保护方法以及设有固定形状的物质,如气态、液态、粉态、颗粒状物质或材料、工艺、方法等。

所谓形状是具有一定技术效果的形状;所谓构造是指产品内部结构能表现出产品或产品部件之间在技术特征和性能上的相互关系。

②从技术水平来说,实用新型专利比发明专利要求低一些。

实用新型专利保护的是“小发明”,其技术水平较低、难度较小。

③从保护时间来说,其保护期限短。

我国专利法规定,发明专利保护期限为20年,实用新型保护期限为10年。

④从实用性来说,实用新型专利更强。

实用新型所包含的技术方案在工业领域中适用,而且实用,这是发明专利的一个很大的不同。

此外,实用新型保护的是技术水平较低的发明,在审批过程中不进行实质性审查,具有审批程序短、收费低等特点。

(3)外观设计专利:

外观设计是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的具有美感并适于工业上应用的新设计,它应备以下几个特点:

①必须是产品形状、图案、色彩或者其结合的新设计。

形状是指具有三维空间的产品造型,即产品的外型;图案指二维的平面设计,或用线条或用不同色彩形成的图案,如地毯,床单花纹等等;色彩是指构成图案的成分。

外观设计可以是立体的造型;也可以是平面的图案,也可以是形状与色彩;图案与色彩;形状、图案和色彩三者的结合。

②必须运用于具体产品上面。

如一幅图画,不是运用于具体的产品上面的就不能算外观设计。

如果这幅图画被用于作为地毯图案上,这幅画就成了外观设计,所以外观设计又称为工业品外观设计。

③必须有美感。

专利法意义上的美感,是指表现在产品表面上的形状、图案、色彩或花纹等而产生的美感,这种美感只要求具有美的特征就可以,而不要求象艺术作品那样具有较高的水平。

④适用于工业上的应用。

取得专利权的外观设计必须适于工业上的应用,能应用于可以流通的产品上面。

二、企业专利管理目标

开展专利管理工作是调动企业科技人员的积极性,推动他们努力地研究开发出数量更多、经济效益更高的成果的有力手段。

通过专利申报,获得专利权,使技术人员的创造力得到了很好的发挥,技术水平得到了肯定;通过专利技术的实施,企业提高市场竞争力,获

得更好的经济效益,。

科技人员的经济利益也得到了保证,从而提高了科技人员技术创新的积极性。

利用专利文献提供的技术、法律和经济情报,企业可以比较全面了解有关技术领域的发展状况,启迪创新思路,跟踪、监视、分析本企业发明创造的动向,避免决策失误和低水平重复研究;通过对专利文献的分析,可以预测到有关产品及技术进人市场的情况;通过授予专利权的国家和地区分布的分析,能够得出有关产品及技术的销售规模和潜在市场等有关经济情报,以确定自己的经营战略,制定相应对策。

开展专利管理工作,有利于保护企业研究开发成果,防止被他人侵权利用,维护企业的合法权利。

企业专利权的保护是专利管理工作的重要环节。

通过专利文献查阅、市场监督等手段,如发现自己的合法权益受到侵害,可以及时通过各种合法手段维护自己的权益。

通过专利管理工作,加强企业专利技术的开发,维护企业的技术优势和垄断地位。

新颖性和创造性是专利技术的突出特征术,获得专利权,就体现了技术上的新颖性和创造性,表明了企业在该技术领先于其他企业,从而体现了企业的技术优势;企业还可以对其产品相关领域都申请若干专利,形成紧密的专利防御体系,限制对手开发相同技术,或通过专利的交叉许可获得其他公司的专利使用权,也可以对一些细小的改进都单独申请专利,形成大量的小专利,扩大专利拥有量,通过小专利换取大专利。

因此掌握专利技术就是掌握了能够维护企业技术优势,垄断市场的有力武器。

三、申请专利决策

企业开发出某项技术,准备申请专利,必然是有其目的的。

其目的就是保护现在或者未来企业的市场,保持其竞争优势,但发明创造完成后,可不可以申请专利,有没有可能取得专利权,申请专利对企业有何好处,申请何种专利等等,都应给予考虑。

1.是否是专利保护的对象及其范围

一种发明创造完成后,要申请专利,首先需要考虑的一个基本问题是该发明或实用新型是否属于专利法所规定的发明、实用新型或外观设计,我国现行专利法对专利保护的范围做了某些限制,对以下领域不予保护。

(1)违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,如伪造货币的机器,用于赌博的机器等。

它们虽然是专利法所说的发明创造,但不予授权。

(2)科学发现。

科学发现是指对自然界早已存在的但尚未被认识的物质、物质的特性和物质的运动规律或现象的一种新的认识,它属于人类认识世界的范畴,并没有对客观世界作任何技术改造,因此不属于发明创造的范围。

(3)智力活动的规则和方法。

智力活动的规则和方法是指导人们思维推理、分析判断以及记忆的规则和方法。

主要包括文娱规则、体育竞赛规则、计算方法、生产经营管理方法、经商方法、教学方法、教学演算的符号及代码、检索情报的方法、分类法等,这些方法,不是技术解决方案,因此不能取得专利。

(4)疾病的诊断和治疗方法。

发明创造必须能在工业上制造或者使用,疾病的诊断和治疗方法是把人和动物作为实施的对象,目的是为了清除疾病和缓解疾病,促进健康等。

而不具备工业实用性,因而不属于专利保护的对象。

(5)动植物新品种。

我国专利法规定,动物、植物品种其本身不授专利,如属于分子水平的生物物质,则可以用微生物予以保护;而对生产动物、植物品种的新方法,如新的饲养法、养殖法、栽法是可以取得专利保护的。

(6)用原子核变换方法获得的物质。

用原子核变换方法获得的物质是指用核聚变的方法获得的元素和化合物,我国对这类物质不授予专利权。

2.是否具备专利的实质性条件

申请专利的实质性条件指的是该发明创造是否具有“新颖性、创造性和实用性”,申请专利前应对该发明所属技术领域的发展状况以及法律保护状态作基本了解,是否具备专利法所要求的实质性条件,即“三性”。

(1)新颖性:

新颖性是发明或实用新型获得专利权的首要条件,它是指申请专利的发明或实用新型是新的,前所未有的,在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物上公开发表过,在国内外公开使用或者以其它方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出申请并且记载在申请日以后公布的文件中。

(2)创造性:

称非显而易见性,这是发明或实用新型取得保护的第二个条件,它侧重判断的是技术水平的问题,我国专利法规定“创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。

”判断发明创造的客观标准是“实质性特点”和“显著的进步”,判断实用新型创造性的客观标准是“实质性特点”和“进步”。

(3)实用性:

实用性是发明或实用新型能够取得专利权的第三个实质性条件。

这一条件主要是针对发明或实用新型的应用。

我国专利法规定“实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

”能够制造或使用,主要指发明或实用新型能够在工业上制造或者使用。

“工业”一词包括了工业、农业、商业、交通运输业、采掘业等。

能够制造或使用,并不是指发明或实用新型在申请专利前就在工业上制造或使用。

发明或实用新型是一项技术方案,专利法并不要求其已经过生产实践。

3.是否可以保护企业的竞争优势

“专利”即意味着法律赋予的“独占”,独占的许可必然会带来竞争上的优势。

因此不仅对企业当前生产技术或产品所作创新要申请专利,而且要根据市场和技术发展的需要,申请一些“贮备专利”或者“外围专利”,以达到占领或垄断市场的旧的。

4.是否可以运用技术秘密的方式保护

技术秘密也称技术诀窍(Know-how),属于发明创造的范畴,但属于不公开的技术范畴。

许多技术诀窍是具备专利条件的,但该技术的持有者为了获得更大的经济利益,或者为了保持其在技术上的地位,往往不将这种技术申请专利,而对生产该产品独到方法作为技术诀窍,不予公开。

很多企业为了维护竞争优势,对某些技术采取保密措施来加以保护。

采取技术诀窍保护方式的优点是:

不存在报批、审查、缴费等手续、保护年限长等。

但保护力比较弱,易于泄密,难以追究责任。

如第三人独立开发了同样的技术不但不能禁止使用,而且对同样的技术申请专利,获得专利权后,反过来还可约束原拥有技术诀窍的企业。

因此是采用技术诀窍还是采用专利保护方式,末做出决定前,要充分考虑采取技术诀窍的保护方式是不是有足够的根据。

一旦决定用技术诀窍方式保护,就要充分做好保密工作。

国际上一些知名公司常常采用技术诀窍的方式保护其专有技术,最著名的例子是可口可乐公司对其可口可乐饮料配方的保护、可口可乐产品上市100多年,行销全球,常兴不衰,公司因此获取了高额利润。

如果可口可乐配方采用专利方法保护,专利保护期满后,其他厂家就可以

意使用这一配方,可口可乐公司就不可能长期独占市场,获得现在所得到的高额利润。

5.申请何种专利及申请专利的时机

(1)申请何种专利:

一项发明创造完成后。

企业还应考虑该项发明申请何种专利对企业最为有利。

发明专利要求技术水平较高,保护期也最长,但申请发明专利所需的时间也比较长。

如果一项专利技术水平比较高,市场前景广阔,宜申请发明专利。

实用新型专利要求的技术水平较低,同时我国对实用新型不做实质性审查,申请周期较短,因此实用新型专利比较容易取得,但保护期也较短,只有十年。

因此对技术水平较低,容易被新技术替代的发明,申请实用新型比较合适。

(2)申请专利的时机

我国实行的是在先申请制,对同样的发明,专利权授予先申请的人。

因此,把握申请时机,是取得专利权的一个重要问题。

从国内外的专利实践经验看,一项发明创造在取得实验室认证后,进入工业性实验或中间实验前,提出申请专利最为适当。

因为,一项发明创造构思,经过实验室验证后,对产品配方、结构。

工艺流程等基本可以确定,对发明创造成功有了比较大的把握,此时申请专利时机较好。

6.是否在外国申请专利

知识产权地域性的特点决定了其权利只在授予国才能得到保护,而在其他国家得不到保护。

按照专利法的规定,一项发明创造提出专利申请后,要依法公开其技术内容。

在这种情况下,如果我们在国内申请,而末在其他国家取得专利权,那么,其他国家都可以任意使用该项技术,这可能威胁企业在国际市场上的利益。

因此在一项发明创造提出国内专利申请的同时,还应考虑有关在其他国家申请专利而取得保护的必要性。

若要向国外申请专利,首先应当将其发明创造向中国知识产权局提出申请,因为在我国申请可以及时获得申请日,以确定优先权日。

取得了优先权日,申请人可有充分的时间来考虑是否需要到有关国家申请专利。

另一方面,提交申请后,可请求提前公开,判断有无取得专利权的可能性,若没有取得专利的可能性,则不必向国外申请,但如果发明创造不属于我国专利法保护的范围,这种申请将被驳回,但不妨碍取得向外国申请专利的优先权,这对申请人来说是有利的。

如一项发明创造需要向国外申请专利,申请人可直接向中国知识产权局提出向外国申请专利的要求。

如果该发明创造不涉及国家安全或者重要利益需要保密的,中国知识产权局即可出具优先权证明文件:

在他国申请即享有优先权。

企业对以上几点做了考虑后,就可以根据实际情况申报专利。

四、专利事务管理

企业专利的管理是贯穿于研究开发项目确定到研究开发完成、专利权的取得、直至专利失效的整个过程。

因此必须重视企业的专利事务管理工作,否则,一旦某个环节出问题,以至于前功尽弃,不能达到预期的目标。

因此,应注意以下几个方面的情况。

1.制订正确的研究开发计划

在制订研究开发计划之前要了解本领域内的技术动向,重视有关技术领域专利资料、信息的收集和研究,以确定本企业所处的地位和位置,以便不发生重复开发或侵权现象,或可以绕过他人专利,充分运用其他企业已取得的成果,开发出更好的技术。

2.研究开发成果完成后要抓住时机,及时申请专利

研究开发完成后,其成果和产品并不意味着它已为自己所有,真正将其为自己所独占,还得通过取得专利保护这条途径来实现,通过专利保护而获得竞争优势。

否则,成果内容一旦公开,就等于将自己辛辛苦苦完成的技术,拱手让给了别人。

此外,现在我国对科技成果的检验,通常采用技术鉴定的方式,但组织鉴定后,由于保密工作末做好,泄露了技术内容,丧失了新颖性,失去了取得专利的良机。

因此一项技术成果完成后,应先考虑申请专利的可能性,提出专利申请后,再进行技术鉴定。

要做到专利未报,保密先行。

3.确定专利申请权及发明人或设计人

一项发明完成后,企业确定是职务发明还是非职务发明,是否充许发明人个人提出申请,发明权是属于个人还是企业,这是一个比较重要的问题,一旦处理不好,就可能引起日后纠纷,容易造成知识产权流失。

4.严格撰写专利申请文件

专利申请文件的要求很严格,申请人要按照专利法及其实施细则规定的要求和专利管理机关印制的表格认真填写。

申请文件包括请求书、说明书及其摘要、权利要求书以及附图等。

上述文件都要一式两份。

专利申请文件,尤其是说明书和权利要求书的撰写,从形式到内容都有很严格的要求。

其内容撰写得好坏直接关系到专利权人的权益,发明内容公开太多、权利要求保护范围太窄,对专利权人不利;公开不充分,保护范围太宽,则不易通过审定,影响专利权的取得,因此,最好是由精通专利代理业务的专利工作者或请专利代理部门撰写。

5.注意申请提出以后出现的问题

专利申请提出至授权这段时间,往往会出现一些意外的问题,如专利申请不合格,需要修改、补充说明书内容,有时还会出现被驳回等情况,上述情况出现后,企业的专利部门应密切注意,并引起重视,要按专利管理部门提出的具体要求,在指定的时间内修改,并。

补充申请文件,陈述意见。

如无正当的理由,在规定的时间内不作答复就有可能失去取得专利权的机会。

6.按时缴纳有关专利费用

向专利局提出专利申请时要缴纳申请费,要求实质审查时要缴纳审查费,取得专利权后每年都要缴纳年费,还有提出行政撤销请求费、复审费、无效宣告请求费、专利申请维持费、强制许可请求费等等。

办理上述有关专利手续,必须在专利管理部门规定的时间内缴纳有关费用。

如果在规定的时间内末缴纳有关的专利费用,又没有正当理由,则视为末提出相应的请求。

五、专利的实施工作

1.专利实施的概念

我国专利法第十一条规定,“任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得为生产经营目的实施其专利”。

这里所说的内容,对于发明或者实用新型专利产品而言,是指制造、销售或者为了制造、使用、销售的用途而进口该专利产品;对于发明方法专利而言,是指使用该专利方法以及使用、销售或者为了使用、销售的用途而进口依照该专利方法直接获得的产品;对外观设计专利而言,是指为销售的用途制造或进口该外观设计产品。

但从法律上讲,为科学研究和实验,为个人生活目的等非生产经营目的而利用有关专利的行为,不称其为实施。

2.专利的自己实施

取得专利权的主要目的在于自己实施,防止他人随意仿造,提高本企业在市场上的销售份额和声誉,提高自己的竞争能力,取得最佳经济效益,但影响专利实施的因素很多,要使专利实施取得良好的效益,达到预期的目的,应注意以下几个方面的因素。

(1)实施时机:

专利申请提出后,进行实施的时机可以有多种选择:

一是一旦取得申请日,立即进行实施;二是公开或公告后进行实施;三是授予专利权后再着手实施;或是作为储备技术,将来实施。

究竟选择什么时机最佳,要考虑多种因素加以分析,才能做出判断。

①法律因素。

按照我国现行专利法及其实施细则的规定,一项发明专利申请由专利局公开后,才能获得临时保护;授予专利权后,才能制止他人的违法实施行为。

从申请日至专利管理机关公开(对实用新型和外观设计专利申请而言,是指申请日到专利证书颁发日)这一段时间,是一段“权利真空”时期,如果专利申请人在这段时期内自行公开(例如将产品投放市场),他人很可能随意仿造,即使将来获得专利权,也不能索取这段时期的使用费。

因此,从法律保护的有效性来看,以专利局公开之后实施为宜,而以授权之后实施为最妥当。

②技术成熟可靠程度。

为了抢先提出申请,专利技术中许多是未经实验验证过的技术方案,而从技术角度看,只有成熟可靠的才适宜着手实施,否则,还必须进一步开发,待成功后,才能进行实施。

如贸然实施,出现问题后,会有可能造成重大经济损失、产品市场信誉度下降等一系列问题。

③企业的市场策略。

有的专利开发出来后,作为企业的储备技术,根据企业的经营策略,逐步实施。

④市场需求。

专利开发出来后,在实施前必须进行市场调查,以了解新产品同现有产品相比,有无独到的特长,如功能是否优异,价格是否便宜,维修是否方便,潜在市场有多大,产品有何优缺点等。

如有良好的市场前景,才应实施开发。

(2)专利实施的资金筹集

专利技术商品要具有竞争力,则需要快速地、大批量地生产优质廉价的产品。

有人总结出研究、中试、扩大试验与设置新生产线等所需费用之比为1:

10:

100:

1000,因此,实施专利需要更多的资金,许多企业为此一筹莫展,那么有什么渠道可以

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