美国专利改革法案.docx

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美国专利改革法案

美國專利改革法案（Leahy-SmithAmericaInventsAct）重點說明-2011/09/22

（圖片來源：

www.uspto.gov）

前言：

2011年9月8日美國參議院通過專利改革法案，參議院投票以89票贊成、9票反對、2票棄權之投票結果，決議通過眾議院版本之專利改革法案（Leahy-SmithAmericaInventsAct，編號H.R.1249，簡稱AIA）；嗣後美國總統Obama於2011年9月16日簽署通過此次美國專利法改革法案。

美國專利法向來定期會有變動，本次的變動頗大，甚至更動專利申請之根本精神，成為First-to-File（先申請制）系統，號稱是美國專利系統自1836年以來最大變革！

本專利改革法案，係由參議院司法委員會主席PatrickLeahy及眾議院司法委員會主席LamarSmith兩位議員，也是這項法案在參、眾兩院的主要推手，自2005年以來持續推動之美國專利制度改革。

經過6年長時間的協議磋商，歷經各方提案討論後，終於完成立法。

眾議院先前通過的版本，稱為《美國發明法案》（AmericaInventsAct，編號S.23）。

修法重點：

本專利改革法案涵蓋程序與實體之變革，其中各項條文實際生效日期、適用項目及範圍各有差異，主要分三階段實施：

第一階段：

法案簽署頒布之日起生效

1.USPTO得自訂規費權限、微實體（micro-entity）之定義等項目；微實體基礎定義與優惠如下所述：

（1）同一發明人（獨立發明人、學校組織，或是非常小的公司）在美國專利申請案在4件以內，亦即同一發明人4件以內的美國申請案都算是微實體，但其國外申請與臨時申請案都不計算；

（2）此發明人不得為「富人」，亦即其前一年之總收入（grossincome）不能超過美國家庭平均收入之3倍；

（3）微實體之專利申請案不得授權或是有限度或有責任地授權給任何非微實體之對象；

（4）加速審查費用之增加幅度將比「大實體」之增加幅度還小；

（5）微實體之主要申請費用將比「小實體」享有50%之減免更為優惠。

2.自法案頒布之日起10天，優先審查（priorityexamination）費相關規定將開始生效，USPTO亦可暫時對部分或全部之專利規費調高15%的收費，而針對一般費用（Generalfees）、專利維持費（MaintenanceFees）、專利檢索費（PatentSearchfees）與小實體規費，將減半收費。

3.缺乏揭露BESTMODE（最佳實施狀態）不再屬於使專利無效、撤銷或不能執行（unenforceable）之理由，但仍可能為專利審查中的考慮之一。

4.修改專利標示錯誤（patentfalse-marking）條文規定，從任何人修改為造成競爭傷害者，才可以提出patentfalse-marking的法律訴訟。

5.增加案件合併審理（joinder）限制，例如提交訴訟時，原告經常將提供、製造、使用及銷售不相關產品之廠商一併提告，修法後僅只可對提供、製造、使用及銷售相同產品之廠商進行提告。

6.推行優先審查（prioritizedexamination）制度。

依據請求與費用，每年10,000件可申請優先審查，適用於發明案與植物發明。

第二階段：

法案簽署頒布日起12個月後生效

1.發明人宣誓書、領證後複審（post-grantreview，先前或稱領證後異議）、多方複審（interpartesreview）、補充審查（supplementalexamination）、過渡授權後的審查程序（transitionalpost-grant）等程序變革將在此時生效。

2.本階段變革概述如下：

（1）原InterPartesreexamination將被InterPartiesReviewingProceeding所取代而被廢止。

ExPartereexamination（單方面再審，由審查官自行決定，無須詢問他人意見）仍保留。

（2）提起InterPartesreview之申請人（非專利權人）僅能根據102、103等規定提出專利無效（依專利申請日而定），同時InterPartesReviewProceeding必須在專利核准或是再領證後9個月以後始能提出。

InterPartesreview得由審查官於審查時判斷是否啓動。

（3）在上述InterPartesReview中，審查官有權提出各方聽審（oralhearing）、最終決定應在提出InterPartesReview後一年內做出，但審查官可依需要提出延長，但該延長不得超過6個月。

此外，InterPartesReview中不得擴張權利範圍。

（4）POST-GRANTReview：

非專利權人得於專利核准後9個月內提出Post-Grantreview（領證後複審），得提出任何可使該專利被撤銷的理由，主張一個或多個權利範圍不具備專利性，同樣可要求聽審。

凡是新法生效日之後申請的專利才適用post-grantreviewprogram。

註：

此制度類似歐盟專利法的異議程序（oppositionprocedure），於專利核准後一定期間內，公眾得對該專利提出異議，使EPO重新審查該核准之歐盟專利的有效性。

惟一旦專利異議期間屆滿，要撤掉該歐盟專利時，就得向歐盟各會員國之專利局去一一將各國專利逐一撤銷。

）

（5）專利權人自己可以提出補充審查（supplementalexamination），請求再次考慮、校正相關發明的資訊（Exparte係由第三方提出）。

此方案可讓專利權人對專利有一定的確據，避免專利被惡意延宕以致於不能主張專利權。

（6）經授權之受讓人可自行提出專利申請（舊法是以發明人為當然申請人，並附上宣誓書），亦即經授權受讓後，非發明人可以提出oath或declaration。

（7）任何第三人得於專利審查中提出公告專利、公開申請案、印刷品等證據，並提出相關性陳述供審查委員參考（改革法案實施一年內施行），提出之時間點應於以下時間點以前：

a）核准通知（noticeofallowance）前；

b）申請案在第一次官方公開（如18月早期公開）後6個月；

c）接獲第一次OfficialAction後。

（8）採用過渡授權後之審查程序（transitionalpost-grantreviewprogram）有效性，包括商業方法專利。

取消專利後審查之期限限制後，任何人得於任何時間，針對某個商業方法專利提出質疑。

不管是何時申請之商業方法專利，新法生效日一年之內，USPTO需建立transitionalpost-grantreview程序，於進行昂貴商業方法專利訴訟程序前，USPTO得以行政裁量決定該商業方法專利是否有效。

（9）產品之相關專利的註明可標註於網站、產品上，而僅能有利益相關人（有侵權訴訟）才能對相關錯誤標示（falsemarking）提起訴訟，而過期專利的標記並不違法。

3.USPTO將建立3個以上衛星辦公室（satelliteoffice）分擔專利相關業務。

第三階段：

法案簽署頒布日起18個月後生效

1.改採先申請制（first-to-file）與其配套的申請人調查程序（derivationproceeding）程序。

2.本階段變革概述如下：

（1）在專利申請時，先申請者即被認定為發明人，申請人/專利權人可不提出早於現有技術之證明文件。

（2）新穎性判斷均以專利申請日為審查基準日，若申請日前有任何公開物、公開使用或販售、已被專利（issuedpatent）、提前公開等事件，皆喪失新穎性。

（3）1年新穎性優惠期限（102（b））為專利申請日前1年內。

美國專利法之獨特性有別於其他國家，給予一年寬限期（graceperiod），允許發明人在申請專利之前，擁有公開其發明（例如給潛在投資人），將有助於發明得以盡早公開。

（4）優先權日之主張係以前案申請日為準（provisionalapplication因為無須提出claim，因此應會被修法或是廢除）。

（5）修改第102條（35U.S.C.§102）制約現有技術之銷售及公眾使用範圍，從美國境內擴及全世界地區。

（6）修改有效申請日（effectivefilingdate）之定義，擴及優先權於美國以外的國家。

（7）擁有專利之權利人須於專利領證後1年內對另一擁有相同專利之權利人主張民事訴訟（以申請日早晚決定相同發明係由誰先申請）。

（8）對於申請中之專利或專利相關民事訴訟（如關於授予專利），任何一方得質疑發明人之發明而提出審查要求。

相同發明的申請人調查程序（derivationproceeding）進入訴願程序時，以先申請者為真正之發明人，此訴願僅能與第一案公開後1年內主張。

以上為本次美國專利改革法案之相關概述與說明，請各界先進不吝指教！

<前一個

下一個>

美國專利法修法事

2011/10/12

美國總統歐巴馬於2011年9月16日簽署美國發明法案（AmericaInventsAct;H.R.1249法案），修正內容正式納入專利法。

本次修法重點如下：

（一） 美國專利規費調漲

美國專利暨商標局（USPTO）自2011年9月26日起調整官方規費，調幅為15%。

（二） 「先發明原則」修正為「先申請原則（FIRSTINVENTORTOFILE）」

修法前，美國為世界各國中僅存採行「先發明原則（firstinventortoinvent）」的國家，即便他人先行提出美國專利申請，仍由最先完成發明創作之發明人（或其受讓人）優先獲頒專利權。

修法後，變更為「先申請原則（firstinventortofile）」。

新法施行後，針對同一發明提出多項申請案時，將由取得有效申請日（effectivefilingdate）的最先提出申請案優先獲頒美國專利。

此修正自H.R.1249法案生效日起18個月後施行（生效日為2013年3月16日）。

在新制下，發明於完成後，申請權人應儘早提出美國專利申請，以取得最早之有效申請日。

根據美國專利法規定，申請美國臨時專利申請案時，申請人僅需提交足以揭露相關發明的文件（例如:

說明書及附圖，但，申請專利範圍並非必要），申請人可藉助提出臨時申請案，儘早取得有效申請日，並於提出臨時申請案後一年內提出美國正式申請案。

申請人如直接提出正式申請案，亦應及早提出申請，以取得優先獲頒專利之立場。

（三） 先前技術（PRIORART）

依修法前規定，提出美國專利申請前，在美國以外之公開使用、販售等均不視為先前技術，無法據以核駁美國專利申請案。

修法後，美國專利制度由「相對新穎性」修正為「絕對新穎性」，亦即，根據新法規定，在提出美國專利申請前，如在美國或其他國家已為公開的專利、文獻資料，或已為公開使用、販售等，均屬先前技術。

惟，先前技術不包括發明人於申請前一年內所揭露者。

此項修正自H.R.1249法案生效日起18個月後施行（生效日為2013年3月16日）。

在新制下，發明完成後，申請人宜在提出美國專利申請後再進行技術或產品之公開使用、販售等行為。

如因業務目的而須進行技術或產品之公開使用、販售等行為，申請人可考慮先行提出專利申請（臨時申請案或正式申請案），並於嗣後進行必要之技術或產品公開使用、販售等行為。

如有需要，申請人可藉助保密協定之簽署，進一步避免發明的不當揭露。

（四） 推衍調查程序（DERIVATIONPROCEEDINGS）

修法前，美國專利制度採「先發明原則」，為此，美國專利法治藉助「衝突程序（InterferenceProceedings）」用以確認所涉發明的最先發明人何屬。

修法後，改採「先申請原則」，並引入「推衍調查程序（DERIVATIONPROCEEDINGS」，取代先前的衝突程序，用以確認所涉發明的發明人是否由他處推衍出其發明。

推衍調查程序應於包括所涉發明之專利案公開後一年內啓動。

前述修正自H.R.1249法案生效日起18個月後施行（生效日為2013年3月16日），且適用於申請日晚於2013年3月16日（含）的美國專利申請案。

針對涉及相關發明完成次序先後爭議的案件，當事人可在2013年3月16日前根據舊法進行衝突程序，否則，將遵循新法進行推衍調查程序。

（五） 申請人的微實體（MICROENTITIES）資格

修法前，申請人資格區分為大實體（largeentity）及小實體（smallentity）兩種。

所謂大實體資格，係指政府機關及員工人數為500人以上的法人，所謂小實體（smallentity），係指自然人、非營利組織、美國小企業法定義之小企業（員工人數500人以下）。

根據專利法規定，符合小實體資格的申請人享有規費減半的優惠待遇。

修法後，導入微實體（microentities）資格，具有微實體資格者，享有規費75%的減免。

具有微實體資格的申請人，係指發明人（非受讓人）合乎以下所有條件者：

（1）符合小實體資格；

（2）在低於4件已提出申請的美國專利申請案中列名為發明人；（3）總收入未達前一年美國平均家庭收入的3倍（亦即，總收入低於約US$150,000）；及（4）未讓與或移轉至總收入達前一年美國平均家庭收入的3倍的實體資格者。

前述修正的生效日為2011年9月16日。

申請專利前，申請人應確實釐清其資格，俾取得減少規費繳納之優勢。

（六） 優先審查

根據修法前規定，申請人可提出請願（petitiontomakeapplicationspecial）俾加速案件審查。

提出前述請願的事由包含:

發明人年齡超過65歲、發現侵權情事或事先已完成現有技術檢索等。

此外，美國專利商標局於2011年7月1日宣布參加「專利審查高速公路」（PatentProsecutionHighway，PPH）試驗計畫，申請人亦可利用此一機制加速案件之審查（詳參本所網頁之資料快訊"美國專利商標局及七國專利局同意進行「專利審查高速公路」試驗性計畫"）。

修法後，申請人於繳納規費（大實體:

US$4,800;小實體:

US$2,400）後，可請求美國專利暨商標局優先審查其專利申請案。

經提出優先審查申請者，預期將於請求後一年內收到首次審查意見書。

上述修正的生效日為2011年9月26日。

修法後引入的優先審查機制，提供一種新設專利加速審查機制，其條件為:

所涉申請案之獨立項請求項不得超過4項，全部請求項不得超過30項。

針對重要的美國申請案，申請人可運用不同的加速審查機制，縮短審查時程並及早獲准專利。

（七） 受讓人提出專利申請

修法前，美國專利申請案必須由發明人簽署宣誓及聲明書（oath&declaration）並以其名義提出申請。

如專利申請權人為他人，發明人尚須簽署讓與文件，如發明人無法或拒絕簽署時，申請人必須提出替代文件，始能登記為申請權人。

修法後，發明人如已將發明讓與他人或有讓與他人之義務，受讓人可直接以其名義提出申請。

前述修正的生效日為2012年9月16日。

新法生效後，具有申請權的公司或法人，可考慮直接以其名義提出美國專利申請，以減省文件簽署及申請讓與報備之處理時間及費用。

（八） 補充審查（SUPPLEMENTALEXAMINATION）

補充審查為本次修法所導入之新實務，專利權人可於領證後向美國專利暨商標局申請補充審查（SupplementalExamination），俾使美國專利暨商標局得以考慮、重新考慮或更正專利相關資料。

專利權人申請補充審查後，美國專利暨商標局將在三個月內發出通知，確認所提出資料是否涉及實質上新生可專利性問題。

針對在專利申請審查期間未被考慮的資料或不適當或不正確的資料，若該等資料在補充審查期間被考慮、重新考慮或更正，所涉專利將不會被認定無法執行。

前述修正之生效日為2012年9月16日。

因應此一新制，專利申請人可全面檢查其現有專利案件，並確認是否可申請補充審查，以避免未來專利被認定不可執行之風險。

（九） 專利核准後的無效程序（POSTGRANTCHALLENGES）

修法前，針對專利無效問題，可藉由提起Re-examination程序（包括InterParteRe-examination及ExParteRe-examination）處理。

本此修法後，針對專利有效性爭議之無效程序包括如下:

1. PostGrantReview:

此一程序為新設程序。

第三人可基於任何法定可專利性事由，提出專利有效性之質疑。

前述程序應於美國專利核准或再發證後9個月內提出。

2. InterPartesReview:

InterPartesReview程序將取代先前的InterPartesReexamination程序，該程序應於請求PostGrantReview的9個月期間過後或PostGrantReview程序結束後始能提出。

3. ExParteReexamination:

基本上即為現有ExParteReexamination程序

修法後，得提出上述

（1）及

（2）程序的舉證門檻由「具有與可專利性有關的實質新問題（substantialnewquestionofpatentability）」降低為「提出無效的請求理由具有合理可能性（reasonablelikelihoodthattherequestorwouldprevail）」。

前述修法內容的生效日為2012年9月16日。

業界如對特定專利有效性有爭執，可提早進行專利有效性評估並採行適當程序。

（十） 最佳模式（BESTMODE）

修法前，專利說明書如未揭露最佳實施模式（BESTMODE）資訊，所涉專利可能因此被撤銷、認定無效或認屬無法執行。

修法後，專利說明書欠缺揭露最佳實施模式資訊，將不再是專利被撤銷、認定無效或認屬無法執行的事由。

但，新法並未刪除說明書應揭露最佳實施模式（BESTMODE）資訊之規定，因此，說明書中仍應揭示前述資訊。

前述修正內容之生效日為2011年9月16日，並適用生效日後所繫屬之訴訟案件。

（十一） 故意侵權（WILLFULINFRINGEMENT）

修法前，被控侵權者得以「未取得律師專業意見」為由，主張其非為故意侵權或意圖教唆侵權。

修法後，被控侵權者若未自其律師處取得專業意見、或未於訴訟中提出證據，將無法據以主張其非為故意侵權或意圖教唆侵權。

前述修正內容的生效日為2012年9月16日。

當有被控侵權之虞時，當事人應盡速與其律師聯繫，並採取必要因應措施。

（十二） 不實專利標示（FALSEMARKING）與虛擬專利標示（VIRTUALMARKING）

修法前，凡專利標示與事實不符者（例如專利過期後仍繼續標示），即屬不實專利標示，任何人均可對其提出侵權訴訟，專利權人需為不實專利標示付出鉅額賠償金。

修法後，引入「虛擬專利標示」機制，亦即，專利權人可於專利產品上標示「專利參見以下網址：

（網址）」字樣，並於該網址更新專利相關訊息。

另，根據新法規定，不實專利標示的侵權訴訟僅有承受競爭損害者始可提出，而非任何人均可提出；另，於商品上標示屆期專利號碼，將不被視為不實專利標示。

前述修正內容的生效日為2011年9月16日，且適用所有未審結之案件及新案件。

專利申請人可視情況考慮採行「虛擬專利標示」之作法，以減少不必要的管理成本及風險。

美國專利申請實務變更

2012/09/05

一、

美國總統歐巴馬於2011年9月16日簽署美國發明法案（AmericaInventsAct;H.R.1249法案），修正內容正式納入專利法（35USC）。

本次修法重點之一為：

將「先發明原則」修正為「先申請原則（first-inventor-to-file）」。

修法前，美國為世界各國中僅存採行「先發明原則（first-to-invent）」的國家，即便他人先行提出美國專利申請，仍由最先完成發明創作之發明人（或其受讓人）優先獲頒專利權。

修法後，變更為「先申請原則（first-inventor-to-file）」。

新法施行後，針對同一發明提出多項申請案時，將由取得有效申請日（effectivefilingdate）的最先提出申請案優先獲頒美國專利。

此修正自H.R.1249法案生效日起18個月後施行（生效日為2013年3月16日），且適用2011年9月16日（含）後提出申請的美國專利申請案。

在新制下，發明於完成後，申請權人應儘早提出美國專利申請，以取得最早之有效申請日。

根據美國專利法規定，申請美國臨時專利申請案時，申請人僅需提交足以揭露相關發明的文件（例如:

說明書及附圖，但，申請專利範圍並非必要），申請人可藉助提出臨時申請案，儘早取得有效申請日，並於提出臨時申請案後一年內提出美國正式申請案。

申請人如直接提出正式申請案，亦應及早提出申請，以取得優先獲頒專利之立場。

二、

因應2012年9月16日即將生效之相關規定，美國專利商標局（USPTO）已修訂相關專利法（35USC）及實施細則（37CFR）規定，重點如下:

1.

受讓人提出申請及宣誓書規定

根據新專利法規定，打破了其先行觀點（專利申請必須由發明人提出，只有在特殊狀況下始可由受讓人提出申請）。

根據新專利法規定，具有專利申請權之受讓人可直接提出專利申請，惟，仍應提交由發明人簽署之宣誓書或聲明文件。

根據新專利法35USC118規定，主管機關將專利權授予發明人之外的其他人時，該專利授權必須授予具有實質專利申請權益之人，另，根據新實施細則37CFR1.46（e）規定，具有實質專利申請權益之人如有變更，必須在繳納領證費前通知美國專利商標局。

根據新實施細則37CFR1.41規定，提出專利申請，應由所提交「申請資料表（ApplicationDataSheet,ADS）」中載明之發明人或經發明人讓與申請權之受讓人為之，前述申請資料表之提交應早於發明人簽署宣誓書之提交，或與宣誓書同時提交。

根據新實施細則37CFR1.63規定，宣誓書內容亦有變更，過去宣誓書中所必須載明之發明人國籍資訊及特殊聲明（發明人宣誓其為所請標的之“優先”發明人），未來將不再包括在宣誓書內容中。

實施細則37CFR1.63（c）亦明訂發明人宣誓責任重點如下:

「宣誓人於審閱及了解申請內容（包括申請專利範圍）後進行宣誓，宣誓人亦知悉其負有向美國專利商標局揭露已知全部資訊的義務，尤其是實施細則37CFR1.56規定中所訂可據以判斷發明可專利性的資料。

」

根據新法規定，發明人雖無需主動宣誓“了解及承擔”特定法律責任，該等責任仍然存在。

發明人所需宣誓內容主要包括:

發明由其本人或由其讓與專利申請權之受讓人提出申請、發明人相信其為所請發明之原發明人或原共同發明人、發明人了解及承擔「宣誓書中如有任何故意偽造聲明所致依美國專利法