从几起判例看专利先用权抗辩的适用.docx

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从几起判例看专利先用权抗辩的适用

从几起判例看专利先用权抗辩的适用

一、专利先用权的概念和性质

专利先用权，是指在某项发明创造的专利申请日之前，任何单位或个人已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，在该发明创造被授予专利权之后，该单位或个人仍然有在原有范围内继续制造或者使用该项发明创造的权力。

在专利侵权诉讼中，被控侵权人可以以享有专利先用权为由来对抗权利人的侵权指控。

因此，专利先用权是一种用于对抗专利侵权指控的抗辩权。

专利先用权对于我国专利制度来说非常重要。

我国专利制度采用的是一权先申请制，同样的发明创造只能授予一项专利权，两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

也就是说，对某项发明创造来说，首先提出专利申请并获得专利权的人并不一定是最先做出或实施该发明创造的人。

因此，在该专利申请之前，可能已有他人（即先用权人）独自研究出与申请专利的发明创造同样的发明创造或者以合法的方法获知了同样的发明创造，并且已经实施该发明创造或者为实施该发明创造作好了必要的准备。

在发生上述情况时，如果允许在后就此发明创造申请专利并获得专利权的权利人凭借其专利权禁止先用权人继续进行其实施行为，则损害了先用权人的合法利益，显失公平。

可见，专利先用权制度是针对一权先申请制的一种有效补充，其目的在于在合理保护专利权人合法权益的前提下，保护社会及公众的利益，由此使先用权人、专利权人和社会公众的利益得以平衡。

二、相关法律规定

《中华人民共和国专利法》第六十九条第

（二）项规定：

“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权”。

对此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔２００９〕２１号）第十五条进一步规定：

“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。

有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第

（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：

（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

专利法第六十九条第

（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

”

同时，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（２０１７）》也对先用权抗辩作了如下规定：

１３２、在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

使用、许诺销售、销售上述情形下制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，也不视为侵犯专利权。

１３３、享有先用权的条件是：

（１）做好了制造、使用的必要准备。

即已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

（２）仅在原有范围内继续制造、使用。

“原有范围”包括：

专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

（３）在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。

被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，不应予以支持。

（４）先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。

即先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，不应予以支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

三、相关司法判例

１、【参考判例１】

在“山东常林农业装备股份有限公司诉山东白龙机械有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案”【案号：

（２０１５）济民三初字第９７０号；（２０１６）鲁民终１３８４号；（２０１７）最高法民申９７２号】中，被控侵权产品是玉米收获机，被告白龙公司主张先用权抗辩，并向法院提交了证据《玉米收获机的备案企业标准》、《山东省农业机械产品质量监督检验站进行的性能检验报告》、《山东省农业机械产品质量监督检验站进行的可靠性检验报告》、《产品图纸》、《山东省企业产品执行标准登记证书》等。

最高人民法院认为，白龙公司提交的证据可以证明白龙公司在涉案专利申请日２０１４年９月１５日之前，已经对被诉侵权产品开始了规模化生产。

但是，白龙公司未提交证据证明，在涉案专利申请日２０１４年９月１５日之前就被诉侵权产品已具备何种生产规模，以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到何种生产规模；并且，白龙公司也未提交证据证明，其在涉案专利申请日２０１４年９月１５日之后仅在前述生产规模内继续制造、销售被诉侵权产品。

对此涉案事实，二审法院并未予以查明，仅仅依据“白龙公司在涉案专利申请日前已经作好了使用与涉案专利技术相同的技术制造被诉侵权产品的必要准备，并且已经制造了相同产品”就认定白龙公司的先用权抗辩成立，该认定不当。

２、【参考判例２】

在“姜景春诉山东宁联机械制造有限公司、田庆江侵犯实用新型专利权纠纷一案”【案号：

（２００７）哈知初字第４７号；（２００８）黑知终字第３号；（２００９）民申字第５１３号】中，被控侵权产品是大豆割晒机放铺器，被告宁联公司主张先用权抗辩，并且向法院提交了大豆稻麦割晒机的检验报告、抽样产品登记表、农业机械推广许可证书、销售合同和货单等证据。

最高人民法院认为，宁联公司提供的证据上并没有其所生产产品的具体技术特征及技术方案，无法判别其所生产产品与涉案专利产品是否属于相同产品，故宁联公司提供的上述证据不足以证明其享有先用权。

宁联公司所提供新产品开发计划证据系宁联公司自己制作，并无其他证据予以佐证，且被申请人对该证据的真实性不予认可，因此该证据不足以证明宁联公司享有先用权。

３、【参考判例３】

在“北京英特莱技术公司诉北京华润曙光房地产开发有限公司、北京蓝盾创展门业有限公司侵害发明专利权纠纷一案”【案号：

（２０１３）二中民初字第５９０３号；（２０１４）高民（知）终字第３４８８号；（２０１５）民申字第１５４１号】中，被控侵权产品是防火卷帘产品，被告北京蓝盾公司主张被控侵权产品系案外人深圳蓝盾公司制造且深圳蓝盾公司享有先用权，并提交了其与深圳蓝盾公司签订的《购销合同》、《送货清单》、《运输合同》，广东省公安厅消防局分别于１９９９年１２月３０日和２００１年２月１９日出具的《消防产品检测委托书》，深圳蓝盾公司研发与涉案专利相同的防火卷帘产品的《无机布质防火卷帘门开发设计可行性报告》、《无机布质防火卷帘门开发设计计划书》、《无机布质防火卷帘门开发设计流程图》、《无机布质防火卷帘门开发设计人员名单》、《无机布质防火卷帘门开发设计任务书》、《无机布质防火卷帘门帘面研制报告》、《无机布质防火卷帘门开发设计总结》、《新产品开发工作安排会议纪要》等证据。

最高人民法院认为，北京蓝盾公司提交的其与深圳蓝盾公司签订的《购销合同》、《送货清单》、《运输合同》等证据，能够证明被诉侵权产品系深圳蓝盾公司制造。

关于北京蓝盾公司提出的先用权抗辩是否成立，最高人民法院认为，根据《中华人民共和国专利法》第六十九条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定，判断先用权抗辩是否成立应当考察以下四个条件：

先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品、相关产品是否属于相同产品、先用技术是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得、先用权人是否在原有范围内继续制造。

（１）关于深圳蓝盾公司在涉案专利申请日之前是否已经制造出相关产品的问题。

根据广东省公安厅消防局于２０１４年１月１０日出具“关于北京市第二中级人民法院调查函的答复”，确认广东省公安厅消防局于１９９９年１２月３０日和２００１年２月１９日两次出具的《消防产品检测委托书》中记载的“无机复合布质防火卷帘”产品样品之间具有同一性。

涉案专利申请日为２０００年４月２８日，被诉侵权的防火卷帘产品的生产时间早于涉案专利申请日，故可以认定深圳蓝盾公司在涉案专利申请日之前已经制造出了相关的防火卷帘产品。

（２）关于相关产品是否属于相同产品的问题。

根据深圳蓝盾公司提交给国家固定灭火系统检测中心的涉案企业标准和涉案检验报告的附图等证据看，深圳蓝盾公司制造并送检的防火卷帘产品的帘面由耐火防火布、硅酸铝棉、耐火纤维毡、铝箔涂层和耐火防火布缝制而成，除不能清楚体现不锈钢丝绳所处的具体位置外，上述产品具备涉案专利权利要求１的全部必要技术特征。

但深圳蓝盾公司提交给国家固定灭火系统检测中心的企业标准（Ｑ／ＬＤ００３－２００１）第５．３．２条载明“帘面中间应根据计算设计一定数量符合ＧＢ８９１８规定的钢丝绳，以承受卷帘纵向的拉力”。

本案中，检验报告（ＮＯ．２００１－０４３９）系依据上述企业标准进行检验后所作，在检验报告第１页中明确记载检测项目包括第５．３条，检验报告第２页第５栏中明确记载对检验报告的第５．３．２条项目进行检验，其检验结果为“符合标准要求”，而且，从检验报告第６页所显示的试验结束后卷帘回卷情况来看，在经过燃烧性能检验后帘布还可以完全卷起，表明帘面中应当有钢丝绳，否则燃烧后的帘布不可能卷起。

此外，从涉案专利文件中可以看出，在帘面中加入不锈钢丝绳是为了起到产品的增强作用，而不锈钢丝绳的所处位置既不会妨碍技术功能的实现，也不会对技术效果带来影响，放置钢丝绳的不同位置，属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的与涉案专利所记载的技术特征等同的特征。

《中华人民共和国专利法》第六十九条规定的相同产品是指具有与涉案专利相同或等同的技术特征的产品。

因此，深圳蓝盾公司提交给国家固定灭火系统检测中心检验的防火卷帘产品帘面与涉案专利属于相同产品。

（３）关于是否做好了必要准备的问题。

国家建设部１９９９年发布的《中华人民共和国国家标准高层民用建筑设计防火规范ＧＢ５００４５－９５１９９９年局部修订条文》对防火卷帘应采用背火面温升作为耐火极限判定条件的规定，是各防火卷帘生产企业据此进行研发的背景。

北京蓝盾公司提供了深圳蓝盾公司研发与涉案专利相同的防火卷帘产品的设计可行性报告、计划书、任务书、研制报告书、设计总结、相关研发会议纪要和技术人员的证人证言以及案外人提供研发产品原材料的证明，可以证明被诉侵权产品系深圳蓝盾公司自行研发。

在已确认国家建设部相关规范的修订导致全行业开展新产品研发和深圳蓝盾公司于涉案专利申请日前已生产出相关产品这两项事实的前提下，北京蓝盾公司关于深圳蓝盾公司自行研发的上述证据内容之间彼此印证，形成了较为完整的证据链，可以认定深圳蓝盾公司在涉案专利申请日前为实施涉案专利做好了制造的必要准备。

（４）关于是否在原有范围内继续制造的问题。

根据审查查明的事实，深永信评报字（２０１４）第１２９号《关于深圳市蓝盾实业有限公司委托的机器设备资产评估报告书》中的资产清查评估明细表与《设备等固定资产明细表》《工具盘点表》中采购的设备相互印证，作为深圳蓝盾公司改制前的深圳市宝安区蓝盾消防器材厂，在１９９８年购置了缝纫机、切割机等设备。

深圳市宝安区蓝盾消防器材厂的《设备等固定资产明细表》《工具盘点表》、深永信评报字（２０１４）第１２９号《关于深圳市蓝盾实业有限公司委托的机器设备资产评估报告书》，以及深圳市宝安区蓝盾消防器材厂１９９９年度签订的４７份合同总金额为２０７８万元的防火门制造、安装合同，以及１５份卷帘项目合同、１９９９年９月相关工资表及员工工资单，亦可证明深圳蓝盾公司在涉案专利申请日前生产钢质防火卷帘门时已经具备一定的生产规模和生产能力。

深圳蓝盾公司在１９９９年前制造防火卷帘和钢质、木质门窗产品的产值较高，用工人员较多，产品销售区域较广。

在１９９９年国家建设部出台新的防火规范促使各企业研发新产品的大背景下，新型的布质防火卷帘将替代传统的钢质防火卷帘成为防火卷帘产品的主要样态，在相关产品通过检验后，深圳蓝盾公司利用已有的缝纫机、切割机等设备和人力投入制造涉案布质防火卷帘，符合市场生产规律。

可以认定深圳蓝盾公司制造涉案被诉侵权产品是在原有范围内继续制造。

（５）主张先用权的主体资格问题。

本案中，制造商享有先用权，但制造商并非本案被告，提出抗辩的是制造商的交易对象、被诉侵权产品的销售商，在销售商提出合法来源，并就其提交的证据审查后能够认定制造商先用权成立的情况下，如果简单地要求追加制造商为当事人或者驳回销售商的抗辩，一方面会增加当事人诉累，另一方面也与享有先用权的制造商生产的产品可以合法流通相违背。

本案中，被诉的侵权产品销售商可以主张制造商享有先用权。

４、【参考判例４】

在“王国亮诉广州斯达克汽车传动配件有限公司侵害实用新型专利权纠纷申请再审一案”【案号：

（２０１６）最高法民申５９６号】中，被告斯达克公司主张选用权抗辩，最高人民法院认为，先用权抗辩的主体应当是产品的制造者或方法的使用者，产品的销售者或使用者不享有先用权，斯达克公司主张被诉侵权产品系王浩设计、制造的，但是王浩并非斯达克公司员工，即使斯达克公司该主张属实，被诉侵权产品系王浩设计、制造，斯达克公司作为相关产品的使用者，亦无权主张先用权抗辩。

四、实务中适用专利先用权抗辩的探讨

根据《专利法》第六十九条第

（二）款的规定并基于前述判例中最高人民法院的相关观点，笔者认为，实务中适用专利先用权抗辩应该满足以下条件：

１、以自己名义主张先用权的主体应当是产品的制造者或方法的使用者

根据《专利法》第六十九条第

（二）款的规定，可以得出以下结论，即对于产品专利而言，能够产生先用权的行为仅是“在专利申请日前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备”，不包括使用、销售、许诺销售、进口相同产品的行为；对方法专利而言，能够产生先用权的行为仅是“在专利申请日前已经使用相同方法或者已经作好使用的必要准备”，不包括使用、销售、许诺销售、进口依照该专利方法直接获得产品的行为。

据此，在专利侵权诉讼案件中，有权以自己的名义主张专利先用权抗辩的主体应仅限于专利产品的制造者或专利方法的使用者。

但是，对于产品的使用者、销售者或许诺销售者而言，在主张并举证证明所使用、销售或许诺销售的是产品具有合法来源的条件下，如果制造商存在先用权行为，则还可以进一步主张并提供证据证明被控侵权产品的制造商享有专利先用权。

２、取得先用权的行为应当是在涉案专利申请日之前已经实施

此处的“实施”包括制造相关产品、使用相关方法，也包括作好制造、使用的必要准备，并且所述实施行为应当是发生在专利申请日前的客观事实。

例如，对于已经制造相关产品，先用权人可以提供例如原始图纸、生产记录、销售记录、产品检测记录等证据，尤其是第三方出具的相关证据；寻找产品购买方提供能够证明涉案专利申请日前已经生产、销售相关产品的证据等。

前述“作好制造、使用的必要准备”应当是为制造相关产品、使用相关方法而进行的关联性技术准备工作，不包括一般性的准备工作，例如购买地皮、装修场房、配备管理人员等。

通常，技术准备可以包括已经完成相关产品或方法的设计可行性报告、设计计划书或任务书、主要技术图纸或工艺文件、技术研讨会的会议纪要；已经制造或者购买主要生产设备、制造或者购买原材料等。

３、先用权所指向的产品或方法应当与被控侵权的产品或方法具有一致性

先用权人所主张的在先制造或准备制造的相关产品、在先使用或准备使用的方法与被控侵权的产品或方法应当具有一致性，即在先制造的或准备制造的产品应与被控侵权产品属于相同产品，在先使用或准备使用的方法应当与被控侵权的方法属于相同的方法。

此处的“相同”，应当理解为相同或等同。

据此，在主张先用权抗辩时，先用权人应当提供能够反映先用权所指向的产品或方法具体技术特征或技术细节的证据，例如能够反映产品结构和／或组成的检测报告，如在日常生产中委托第三方出具的检测报告；产品或工艺的设计图纸等。

４、先用的发明创造的来源应当正当、合法

在先制造的产品或者在先使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。

例如，其可以是根据技术开发合同而享有的技术成果，在专利申请日之前依技术转让合同受让的技术成果，还可以是因企业并购而从被并购企业处继受取得的技术成果。

对此，先用权人在主张先用权抗辩时，有义务提供证据加以证明，例如对于在先制造的产品是自己独立研究完成的情况，可以提交研发记录、主要技术图纸、产品工艺文件等证据。

总而言之，先用权人基于非法获得的技术信息而实施先用行为的，不能主张先用权抗辩。

非法获得的来源包括通过抄袭、窃取、利诱、胁迫等不正当手段从涉案专利权人处获得，也包括通过非法途径从涉案专利权人外的第三人处获得，还包括在合法获得相关信息后而违背相关保密义务等而实施先用行为的情形。

５、先用权的范围应当限于原有范围

为了平衡专利权人和先用权人的利益，防止先用权滥用，专利法规定先用权人在原有范围内继续制造相同产品、使用相同方法的行为不视为侵权，超出原有范围部分的实施行为仍属于侵犯专利权的行为。

原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

因此，实践中，先用权人通常还需要证明其先用行为在专利申请日前已经达到或可以达到的生产经营规模，而在涉案专利授权日之后也仅在前述生产经营规模范围内继续制造、使用。

例如，先用权人可以提供生产设备、生产订单、人员工资明细、固定资产明细、项目合同等证据。

对于具体如何界定原有范围，目前专利法和相关的司法解释都未作规定具体的量化标准，一般根据双方当事人的举证程度，由法院合理确定先用权人是否在“原有范围”的继续制造或使用。

例如，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第四款的规定，先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施的行为不属于原有范围，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。